论知识产权侵权警告函
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论 知 识产权 侵权 警 告 函
口 邓 宏 光
【 摘 要 】知 识 产 权 侵 权 警 告 函是 权 利人 制 止 侵权 行 为 以 维护 自己利 益 的 有 利 武 器 , 它应 当符 合 主 体 要 件 、 提 要 件 、 象要 件 前 对
和方式要件。警告 函收受方可以对滥发 警告函者提起 不正当竞 争之诉 , 对一般 的警告 函可以提起不侵权确认之诉 。
【 键 词 】 识 产 权 ; 权 警 告 函 ; 侵 权 确认 之 诉 关 知 侵 不
【 中图分类号】D 2 . 【 9 34 文献标识码 】 【 A 文章编号】10 0 6—5 2 (0 6 0 0 8 0 0 4 2 0 )6— 14— 3 【 作者简介 】邓宏光 , 西南政 法大学民商法学院讲师 , 博士生, 研究方向为知识产权。( 重庆 4 0 3 ) 00 1
一
、
问 题 的 提 出
在现 实生活 中, 知识产权权利 人发现市场上存在侵权行 为时 , 以律师函或发布广告 的 形式 ,向侵权 者或其 客户 发出侵权 警告 的现象 越来越 常见 ,由此 引发 的纠纷也逐 渐普 遍。例如 , 国台湾威 盛公 司早 于英特尔公 司推 出 P X 6 我 4 2 6芯片组并 可能 成为市场主流产 品时 , 英特 尔公 司 向威盛公 司及 其客户发出专利权侵权警 告函 , 威盛公 司因此 损失了大量
客户 , 纯利润下降近 7 % …。在 2 0 闹得 沸沸扬扬 的彼得兔 系列 图书商标侵权争议案 0 0 4年
中, 中国社 会科 学出版社 出版 了已进入 公有领域 的彼得兔 系列 图书 , 沃恩公 司以侵犯其商 标权为 由向中国工 商机 关投诉 , 向经销商发 出侵权警告 函 , 并 经销商 因此停 止销售该 图书
’
。
知 识产权侵权警告 函已成 为市场竞争 中普遍使用 的重要 武器 , 我国理论 界对警告 函 但
的 研 究 尚处 于 起 步 阶段 。 二 、 识 产 权 侵 权 ■ 告 函 之 合 法 要件 知
知识产权侵权警告 函是权利人 向侵权者或社会发布的、 意在制止其侵权行 为的口头或 书面函件 , 它对权利 人具有重要 的现实意义 。诉讼是保护知识 产权 的有效方式 , 但成本高 昂, 甚至可能出现名义上的胜诉 者 , 而实际上却是真正的输家 。 如迪斯尼公 司诉北京 出版社 等侵犯著作权 案中 ,法院判定被告赔偿原告 7 2万元 ,而原告支付的律师费就 高达 8 . 7万 元。因此 , 只要有可能 , 人们 总是 愿意 自行化解 冲突而尽力避免诉 讼 , 侵权警告 函就是知识 产权 权利人制止他人侵权又避免诉讼 的最简便 有效手段 之一 , 许多侵权者都在 收到警告 函
后停 止 了侵 权 行 为 。 知 识产 权 侵 权 警 告 函不
仅 是 制 止 侵 权 行 为 的最 简捷 措 施 , 是权 利人 行使 自 己权 利 的 也
表现 , 具有 中断诉讼时效的重要法律意义。 知识产权 侵权 的诉讼时效是 2年 , 从权利人或者 利害关 系人知道或者应 当知道侵权行为之 日起 计算 , 权利人超过 2年诉讼时效而起诉 , 可 以请求人民法 院判定停止侵 害, 但赔偿数额不是从对方侵权 行为开始之 日起计算 , 而只能
从起诉 之 日起往前推算 2年开始计算 , 至判决 之 日因侵权所获得 的利益 。根据‘ 民法通则>
第 10条 之规定 , 4 当事人 一方 向另一方 当事人提 出权利要求是诉 讼时效 中止 的法定事 由。 权利人向侵权人发 出知识产权侵权警告函 , 就是 向相对人提出权利要求 的表现 , 构成 了知
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◆ 论 知 识 产 权侵 权 警告 函
识产权侵权诉讼 时效 中断的事 由。因此 , 从理论上来说 , 只要 知识产权权利人 及时向对方发送侵权警告函 ,他就不会超过 诉讼时效 ,在将来 的侵权诉讼中 ,赔偿数额就可以从对 方侵
权 之 日起 开 始计 算 。
段 ,也可能被 滥用 而成 为非法掠夺市场份额的工具。警告 函 收受方为 了维护 自己的利益 , 可以采取 以下法律对策 :
( ) 起 不 正 当竞 争之 诉 一 提
根据< 不正 当竞 争法> l条 之规定 , 造 、 反 第 4 捏 散布虚伪
知 识产权警告 函虽然对 权利人 具有重 要的现实 意义和 法律意义 , 不得滥发 , 但 不得危害他人利益 。否则 , 将承担相 应 的法律责任。知识 产权侵权警告 函应 当具备以下要件 : ( ) 一 主体要件 。发布警告 函的主体必须是知识产权权利 人或独 占被许可人 。 警告 函发布者须有资格 以自己的名义制
止 侵权 行 为 。根 据 目前 理 论界 和 国外 相 关 立 法 ,知 识 产权 诉
事实 , 损害竞争对手 的商业或 商品信誉 , 将构成不 正当竞争。
商业信誉 是商业名称和信用 的合称 , 泛指社会对特定经 营者 的总体评价 。 商业信誉 直接 关系到经营者在社会经济生 活中 的地位和尊 严 , 是吸引 消费者 、 提升 自己及其产 品品质 的重 要工具 。 良好 的商业信 誉可以带给经营者生意兴 隆和滚 滚财
源, 不好 的商业信 誉将 使得 经营者门庭冷落 、 生意萧条 。 因此
商 业信誉是经营者经过 日积月 累形 成的一种无形财产 , 是经 营者在经营 中据 以安身立命 的重要 法宝。 竞争 者通 过捏造和 散布虚伪 事实 , 在社会 上形成对 竞争者不 利 的印象 , 损竞 贬 争对手 的商 业或商 品信誉 , 而影响消 费者
的决 定 , 一种 从 是 典 型的不正 当竞争行为 。 保护工业产权 巴黎公约> l条 在< 第 O
讼中 ,只有权利人和独 占被许 可人有资格 以 自己的名义提起 侵权之诉0 , 1因此也 只有他们能够发布警告 函。 ( ) 二 前提要件 。 布警告函 的前提是 当事 人认 定 自己的 发 知识产权遭受侵害。 只有知识产权遭到侵害 , 才有必要 以警告 函制止他人继续侵权 。 但知识产权是否受到侵 害难 以预先确 定, 虽然当事人的判断带有强烈的主观 色彩 , 但其判断应符合 理性人标准 , 即声称权利受侵害时, 对拥有何种权利、 遭受何种 侵害 、 主观状态如何等应依据理性人标准解释得合情人理“。 1 否则 , 便属于滥发警告函。 ( 对 象要件 。 三) 发布警告函 的对象 只能是 知识产权侵权 嫌疑人 。 知识产权侵权人 的范 围包括 产品制 造商 、 销售商 、 进 口商 , 还包括专利产品 的使用者 。 从理论上来说 , 权利人可 以 向任何侵权人发 布警告 函。 但如 果警 告函针对特定竞争者 的 交易相对人则要严格一些。 因为作为同业竞争者 , 侵权嫌疑人 的销售商或交易相对人 都是 双方争夺 的客户群 。 根据我国 台 湾 的实践经验 , 至少 向侵权嫌疑 人交易相对方发布警告 函的 以下 三种情形 是非 法的 : 一是在 法院尚未就专利侵权做 出认 定之前 ; 二是侵权 纠纷进入 司法 程序 但尚未经有权机关认定 之前 ; 三是在取得法院诉前保全措施 , 但未判决取得终 局执行
之二( ) 中也 明确 规定 ,在交易 中损害竞争者 的营业所 、 32 “ 商 品或工商 业活动信 誉的虚伪 陈述 ” 属于 不正 当竞 争行为 。 世
界知识产权组织 为了协 调各国反不正 当竞争行 为法 , 门通 专
过 了< 于反不正当竞争保护 的示 范规定 >该 < 关 。 示范 规定> 第
5 是< 条 保护工业产 权 巴黎公 约> l条之 二 ( ) 的具体化 。 第 O 32 世界知 识产权组织 认为 , 不仅 虚假 的陈述 , 而且没有 根据 的 陈述 , 都具有 损害信誉 的后果 。 如果夸大“ 抨击” 的部分 , 或者 使用 贬低 性 的措辞 , 在一定 的情 况下 也被 认定 为不 正 当竞 争。 真实但 不全面 的陈述也可 以具有 同样 的后 果。 理论界一 般认 为 , 世界知识 产权组织< 于反不正 当竞争保护 的示范 关
规定> 比较 合 理 , 以对 我 国 司法 实 践 起 到 指 导 作 用 。 可
滥用知识产 权侵权警告 函 , 极有 可能 因为属 于 “ 捏造 、 散 布虚伪事实” 构成不正当竞争行为 。我 国台湾的“ , 公平会” 制
定的 < 行政 院公平交易委员会审理侵害著作权 、商标权 或专 利权警告函案件 处理原则 > 第八 点指 出, 函 中内容系以损 害 “ 竞争者为 目的,陈述 足以损害竞争者之营业信誉之不实情事 者 ”为损害商誉 。 , 上海第 二中级人 民法院在上海绣巢实业有 限公司诉上海 福沁 卧室用品 制造有 限公 司不正 当竞争 纠纷 案 中, 认为 “ 如果该信息 ( 报刊登载的律师函) 内容不真实 , 或 内容虽真实但表述不全面 , 将导致商 品经销商及消费者对上 述商 品产生误解 ,经营者据此 而获得竞争优势或给他人造成 损 害的行为 , 违反 了诚实信用原则 , 是不 正当竞争行为” 。 滥用知识产权侵权警告函需要满足 以下条件 ,才构成不 正当竞争行为 : 一, 第 有捏造侵犯其 知识产权之事实 。所谓捏 造, 是指无 中生有 。既可以是全部捏造 , 也可以是部分捏造 ; 既可以是完全 的子虚乌有 ,也可以是对 真实情况 的歪 曲。知 识 产权 权利人在未经司法判决 、裁 定或行政机关处理之前 , 直接认定他人侵犯其知识产权 , 有可能构成捏造事实。如 极 果行为人没有相应 的知识产权而以权利人 自居 , 也应认定构 成捏造事实 。 第二 , 以警 告函的方式散布不实事实 。 如果知识 产权权 利人仅仅 向相对人发送侵权警告 函 ,因为没有扩大不
之前 。 l 对产品一般使用者发 布警告 函则更为严格 , 因为一般
使用者无从 白行判断是否构成侵权 , 而且一般消 费者 的使用 行为 因符合合 理使 用而不构成侵权 。 向一般使用者发布警告 函的 目的主要是为了破坏竞争者 的商业信誉 , 争夺产 品的终 端市场 。 因此 , 向一般使用者发布警告 函的做法很难得到法 院 支持 。 国实务上认为 , 法 有侵权或疑似侵权之确切事实而发 函 警告行为人 , 不论其所指内容是否有据 , 皆不构成侵害商业 信 誉。 但将竞争者侵害其权利之事实 , 或疑似侵权之事实传布于
竞争者的一般使用者 , 则构成侵害商业 信誉 。 1
( ) 四 方式要件 。警告 函可 以采用 口头方式 , 也可以采用 书面方式 ,可以向侵权嫌疑人或其交易相对方直接发 函,也 可以通过报纸等媒体发函。但通过报刊等媒体刊发警 告函则 需要严格控制 。因为这种方式 的影 响面广 ,客观上容易使 人 产生竞争者侵权之不 良社 会影 响, 损害对方的商誉”。 1
三 、 识 产权 侵权 ■ 告 函收 受方 之 法 律 对 策 知
知识 产权侵 权警告 函是权 利人维护 自己利 益的有效 手
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◆论知识产权侵权 警告函
实 信 息 ,对 相 对 人 没 有造 成 不 良 的社 会 影 响 ,不 应 当 认 定 为
定行为是否将承担侵权责任的咨询建议 , 就能获得法院的确 认判决 。当然 , 原告 没有必要为 了获得确认判决而承认侵权 , 也 没有必要必须制造出明显属 于专利技术要求 的产品 ,为侵 权行 为做好 了一些具体准备可作为提起 确认之诉 的理 由,但 这种准备是否足够具体 ,需要法院根据个案进行认定 。如果 侵权准 备中涉及 到具体行动 、费用和风险 ,就满足了两步判 断法中的第二个要求 1 1。例如 , 国第 十巡 回上诉法院 19 1 美 96 年审结 的 1 例版权侵权确认案中 .原告 已完成 了所有准备生 产侵权性 垒球卡 片的模仿工作 ,收到了被告 通知其停止该活 动的信件 ,而被告已经起诉过类似 的第三人 ,法 院认为符合 了提起 确认 之诉 的条件 。一种例外情况是 , 如果被告的“ 专利
淹 没 ”行 为 已经 产 生 了 一 种清 楚 明显 的 、即将 发 生 的法 律 诉
不正 当竞争 。只有将警告 函向社会公 开并造成 了不 良影响 , 才可能构成不正当竞争 。 第三 , 为人 主观上存在故意。 行 以公 开的方式发送 知识产权侵权警告 函的行 为 , 如果是否构成侵 权还未得到证 实 , 以认定行 为人 在故 意以这种方式损害竞 可
争者商业信誉 。
( ) 起 知 识 产权 不侵 权 确 认 之诉 二 提
如果知识产权警告 函符合相应要 件 , 警告 函收受 方就 不 能提起不 正当竞争 之诉 , 但可 以提起 知识产权 不侵权确认之 诉。 知识产权侵权警告函往往使相对人难 以判 断是否构成侵 权, 从而影响正常的生产经营活动 。 例如 , 公司计划使用某 某
种制作 方法生产产 品 , 并正投 资建厂时 , 到其他公 司提出 收
“ 该公 司的制作方法侵害 了其专利权” 的警告 , 如果不允许原 告提起没有侵害专利权 的确认之诉 , 么它在作出决定公司 那
命 运 的 “ 停 止 还是 继 续 实 施 工 厂建 设 ” 是 之决 策上 就 处 于进 退
讼 风险,那么连具体准备行为也不是确认之诉 的必要条件 。 在美 国计 算机 电子光学公 司诉 日本 雅马 哈摩 托有 限公 司案
中, 原告 申请 了 1 项有关印制集成电路直线排列 系统方面 的
专利 , 被告对该技术进行细小的改进 , 并在美国 、 欧洲和 日本
两难 的境地 1不侵权 确认 之诉 就成 了警告 函收受方消除是 。 否构成侵权顾虑的有利武器 , 正如美 国联邦巡 回法院指出的 , “ 13 年联邦确认之诉 法> 在( 9 4 颁布
之前 , 专利权人 可以肆意挥 舞专利侵 权诉讼大棒 , 威胁竞争对手 , 使对方处于不确定和不 安全 的气氛 中 , 从而迫使对方屈从 于 自己利 益。 该法颁布后 ,
等申请 了 2 4项专利 , 还对原告 的顾客进行诉讼威胁 。在这种
情形下 ,法院认为 ,虽然原告没有打算 生产产品以侵犯被告 2 4项改进专利中的 1 或者 多项 , 项 但原告提起 的确认之诉仍
然成立。
参考文献 i
竞争者不再坐以待毙 , 他可提起确认之诉 , 确认其行为或者 即
将作 出的行 为是 否构成侵权 , 而清 除这种不确定的风 险。 从 ”
我国司法机关也在2 0 年明确 承认 对警告 函可以提起 不侵权 02
确认之诉 。 苏州龙宝生物工程 实业公 司诉 苏州朗力福保健 品
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社 。0 5 20.
有限公司一案 中, 被告 向原告的经销商发送侵权警告函 , 导致
经销商停止销售原告 的产品 , 造成原告极大的经济损失 , 原告
【】 名 .彼 得 兔 ” 2佚 “ 商标之 争 引 出反 诉 不侵 权 案 [B O ] E / L.
ht // w b g . i h a e. o 2 0 t p: w w. i5 x n u n t t m。 0 5—0 8—0 . 3
诉请法 院确认 自己不构成侵 权。 高人 民法院对该案专 门作 最
了批复 , 明确指出该案应予受理 , 开创 了法院审理知识产权不 侵权确认之诉 的先河。 我 国理 论界和 实务界对 知识产 权不侵权 确认之诉 的受 案标准意见不一【。 9 理论上认为 , 】 知识产权不侵权确认 之诉属 于侵权之诉中的确认之诉 , 当具 有确认利益 ,即该 纠纷 的 应 解决具有必要性 和实效性 ,只有 当原告的权利或法律 上地位
现 实 地 处 于 不 安 之 状态 ,而且 作 出 确 认 判 决 是 消 除这 种 不 安
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的有效且合适之方 法时 , 才具有确认的利 益 [1 1。
从诉 的利益 0 理论 出发 ,借鉴 国外的实践经验 ,我 国可将知识 产权 不侵权 确认之诉的受案标准确定 为: 1 要有诉讼 的合理顾虑 , () 即被 告 的行为 必须使原告 产生这种 合理解 释——如果原 告继续 从事被告所谓的侵权行 为 , 被告将可能对其提起 诉讼 。该要 求 的根本 目的是为了给安静 的权利人必要的活动空间 , 并不 能因为权利人拥有一项权利就要 面临诉讼 ,他也不需 要为了 避免诉讼而放弃实体权 利。( )要有侵权行为或侵权 的准备 2 行为 ,即原告必须 已经实施了被告所声称的侵权行为 ,或 已 经做好 了实施该行为的准备 。它要求原告 已经作出了侵权行 为或者正在为侵权行 为做准备 ,而不是仅仅停留在实施侵权 行 为的计划或者愿望阶段。因为并不会 因原告想得到实施特
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【 责任编辑 : 陈
瑾】