对驰名商标的淡化影响亦应属于商标法第十三条规定的情形

——评析吉百利公司诉商标评审委员会、杨康民商标异议复审行政案

本案要旨

商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”，不应简单地从市场混淆意义上进行理解，通常还应考虑因误导相关公众而减弱驰名商标的显著性或者贬损其声誉的情形，即应当考虑是否足以使相关公众认为被异议商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉。由于商标的显著性各有不同，即使是驰名商标在不同商品对相关公众产生的影响也存在差异。对于驰名程度越高的驰名商标，相关公众对该商标的知晓和关注程度亦越高。

案情

吉百利(中国)食品有限公司（下称吉百利公司）在第30类的巧克力、巧克力糖果、糖果等商品上拥有多件“吉百利”商标（下称引证商标）。

2001年7月31日，杨康民申请注册“吉百丽JIBAILI及图”商标（下称被异议商标），指定使用的商品为第25类服装、鞋、帽、腰带、袜领带、手套（服装）、婴儿全套衣、足球鞋、婚纱。2002年10月7日，该商标通过国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）初步审定并公告。

在法定异议期内，吉百利公司向商标局提出商标异议申请。商标局作出（2007）商标异字第00358号“吉百丽JIBAILI”商标异议裁定，认为被异议商标指定使用的商品与吉百利公司在先注册的“吉百利”商标核定使用的商品不类似，吉百利公司称杨康民抄袭和复制其商标及误导消费者证据不足，吉百利公司所提证据不足以认定其引证商标构成驰名商标，裁定被异议商标予以核准注册。

吉百利公司不服，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）提出复审申请。商评委作出第08428号裁定，认定被异议商标由文字“吉百丽”、其对应拼音“JIBAILI”及图形组合构成，整体无实际含义，在服装等商品上使用不致产生社会不良影响，其注册和使用也不致严重扰乱市场经济秩序。因此，被异议商标未构成商标法第十条第一款第（八）项规定之不良影响之情形。本案中在案证据可以证明吉百利公司的“吉百利”商标在巧克力等相关商品上具有较高知名度，但由于“吉百利”商标指定的巧克力等商品与被异议商标指定使用的服装等商品在功能、用途等方面差别较大，且被异议商标与吉百利公司商标存在一定区别，在实际使用中不易使消费者产生被异议商标指定使用的商品是吉百利公司生产的错误认识，不致损害吉百利公司利益。吉百利公司未能提供证据证明其商标在服装等商品上在先使用并具有较高知名度。吉百利公司证据亦不能证明被异议商标系对“吉百利”商标的复制模仿。因此，被异议商标未构成商标法第十三条规定的不予注册并禁止使用的情形。综上，依据商标法第三十三条、第三十四条的规定，裁定：被异议商标予以核准注册。

吉百利公司不服，提起行政诉讼。

判决

北京市第一中级人民法院经审理认为，只有在对在先的注册商标是否驰名作出判断，才能确定商标法第十三条第二款有无适用的可能与必要，并对诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益作出判断。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目之规定，判决：一、撤销第08428号裁定；二、商评委重新作出裁定。

商评委不服原审判决，提起上诉，请求撤销原审判决，维持第08428号裁定。北京市高级人民法院经审理，判决：驳回上诉，维持原判。

评析

本案在诉讼中的关键争议是商评委在异议复审程序中，是否对商标法第十三条第二款进行了审查。

判断被异议商标是否属于商标法第十三条第二款规定的误导公众从而损害驰名商标注册人利益的情形，应当考虑被异议商标指定使用的商品和引证商标核定使用商品的类别差距。商标的显著性各有不同，即使是驰名商标在不同商品对相关公众产生的影响也存在差异。对于驰名程度越高的驰名商标，相关公众对该商标的知晓和关注程度亦越高。根据吉百利公司的异议复审请求，本案引证商标在被异议商标申请日之前在中国是否构成驰名、其驰名程度如何，是判断被异议商标的注册是否属于误导公众从而损害吉百利公司合法权益的重要考量因素。也就是说，只有在对在先的注册商标是否驰名作出判断，才能确定商标法第十三条第二款有无适用的可能与必要，并对诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益作出判断。

而判断商标评审委员会作出第08428号裁定是否对商标法第十三条第二款进行了审查，应以该裁定的内容为准。虽然在诉讼中，商评委主张其在第08428号裁定中已经对于引证商标是否构成驰名进行了评述，但是实际上，商评委在第08428号裁定中仅依据吉百利公司提交的21份证据认定“吉百利”商标在巧克力等相关商品上具有较高知名度，并未对引证商标是否构成驰名商标进行评述，第08428号裁定也未说明引证商标是否构成驰名的具体理由。所以，原审法院认为商评委认定被异议商标的注册不会误导公众，与引证商标构成混淆，从而不会损害吉百利公司利益的结论不妥。

有观点认为，驰名商标应坚持个案认定及按需认定原则。适用商标法第十三条第二款须同时符合四个条件，即他人商标在系争商标申请日前已经驰名且已经在中国注册；系争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿或者翻译；系争商标所使用的商品或者服务与他人驰名商标所使用的商品或者服务不相同或者不相类似；系争商标的注册或者使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。在先注册商标是否构成驰名商标是适用商标法第十三条第二款的必要但非唯一条件。

对此，我们认为，商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。鉴于对驰名的注册商标可给予在不相同或者不相类似商品上的跨类保护，这里规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”，不应简单地从市场混淆意义上进行理解，通常还应考虑因误导相关公众而减弱驰名商标的显著性或者贬损其声誉的情形，即应当考虑是否足以使相关公众认为被异议商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性（即淡化）、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉。由于商标的显著性各有不同，即使是驰名商标在不同商品对相关公众产生的影响也存在差异。对于驰名程度越高的驰名商标，相关公众对该商标的知晓和关注程度亦越高。引证商标在被异议商标申请日之前在中国是否构成驰名商标、其驰名程度如何，是判断被异议商标的注册是否属于误导公众从而损害吉百利公司合法利益的重要考量因素，即原则上只有在对在先的注册商标是否驰名作出判断，才能确定商标法第十三条第二款有无适用的可能与必要，并对诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益作出判断。但商评委在第08428号裁定中仅认定“吉百利”商标在巧克力等相关商品上具有较高知名度，并未对引证商标是否构成驰名商标进行评述，亦未说明引证商标是否构成驰名商标的具体理由，不妥。

此外，第08428号裁定认定“由于‘吉百利’商标指定的巧克力等商品与被异议商标指定使用的服装等商品在功能、用途等方面差别较大，且被异议商标与吉百利公司商标存在一定区别，在实际使用中不易使消费者产生被异议商标指定使用的商品是吉百利公司生产的错误认识，不致损害吉百利公司利益。”即其对商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”仅从是否造成市场混淆的意义上进行判断，而并未考虑被异议商标的注册是否会减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉，也是不全面的。

（作者：北京市高级人民法院 李燕蓉  来源：《中国知识产权报商标周刊》）