如何确定权利要求中的必要技术特征

秦开宗(万慧达知识产权代理有限公司)／文

专利法实施细则第二十一条第二款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案．记载解决技术问题的必要技术特征。”

在专利法实施细则第二十二条中又有这样的规定：“独立权利要求应当包括前序部分和特征部分；在前序部分中写明与最接近的现有技术共有的必要技术特征：在特征部分中写明区别于最接近的现有技

术的技术特征。”

为解决其技术问题所不可缺少的技术特对发明专利申请进行实质审查时．或者在根据实施细则第二十一条审理因独立权利要求中的技术方案缺乏某一个必要技术特征而请求宣告其无效的过程中．确定什么样的现有技术是最接近的现有技术，对于这一项权利要求的存亡来说是极为关键的步骤。

另外一个问题是，作为一项“必要技术特征”．是否应该受到某种限制7也就是说．作为一项”必要技术特征”．它需要满足什么样的条件才能成为“必要技术特征”，似乎在法律法规上都没有作出明确的规定，只在实施细则第二十二条关于特征部分的说明中有“区别于最接近的现有

技术的技术特征”这样的解释。可是，如

征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案．使之区别于背景技术中所述的其它技术方案。“以及“判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容．不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。”后面这一段内容是这次修改”审查指南”时新增加的，其前半段的含义，实际上与前面一段文字一样，就是说，必要技术特征是指“解决技术问题所不可缺少的技术特征”．而后半段中的“不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征”这句话的含义，似乎不太明确。据笔者的理解，似乎是不应简单地把某一个必要技术特征限制为实施例中的下位概念的技术特征。

笔者认为．关于”必要技术特征”．存在着下列两个很关键的问题。

第一个问题是，对于一项权利要求中的技术方案来说，在确定哪些技术特征是必要技术特征．哪些技术特征是一般(或非必要)技术特征之前．首先要确定的，是与该技术方案最接近的现有技术。也就是说．确定与之对比的最接近的现有技术是确定“必要技术特征”的前提条件。因为最接近的现有技术改变了，与其相对应的“必要技术特征”就会发生变化。因而．在

在这两条法条中．两处使用了“必要技术特征”这个术语。对于这两个用于不同场合下的“必要技术特征“，应该如何理解它所包含的内容7这两个“必要技术特征”的含义有没有差别7有什么差别7对于已经获得专利权的专利来说．在被诉无效的过程中，如果无效的理由是不符合专利法实施细则第二十一条第二款，即缺乏“必要技术特征”．这时．应该怎样确定与该专利“最接近的现有技术”7以及如何根据“最接近的现有技术”来确定特征部分中所应该包含的“必要技术特征”7这些问题是在专利审查和无效过程中经常会

遇到的问题。

果这个”区别于最接近的现有技术的技术特征”是该技术领域中的常用技术特征，是否可以因为它是常用的技术特征而不列入权利要求的特征部分中呢7这个问题在根据实施细则第二+一条请求宣告某一项专利的独立权利要求无效的实务中．也是

经常遇到的问题。

笔者认为，对于以上这两个在专利的实务中极为重要的问题，还存在许多不同的认识，有深入进行探讨的必要。下面，陈述笔者对于这一问题的初步意见．起抛砖引玉的作用。

首先，应该如何理解专利法实施细则

在最近修改的“审查指南”第二部分第二章关于独立权利要求的论述中，对“必要技术特征”是这样解释和说明的：”必要技术特征是指．发明或者实用新型

：嘶年第器耸潸翟错笃笔筠2006年第11期中国发明与专利l67l口，

中的上述两条条款中的“必要技术特征”的真正含义7

笔者认为．两个处于不同场合下的同一个术语“必要技术特征”．它们的含义显然是有区别的。这种区别可以从加在它们前面、说明技术特征的重要性的定语来理解。实施细则第二十一条第二款中对“必要技术特征”所加的定语．是”解决技术问题的”，而实施细则第二十二条中对“必要技术特征”所加的定语．是“与最接近的现有技术共有的”。

所谓“解决技术问题的”技术特征．毫无疑问，是要求保护的技术方案中与创造性密切相关的．涉及该发明的发明点的重要技术特征。显然．这种技术特征是必须写入特征部分中的；而“与最接近的现有技术共有的”技术特征．显然是现有技术方案中已经具有的，对要求保护的技术方案的创造性的影响和重要程度．远不如”解决技术问题的”技术特征。

因此．虽然在实施细则第二十二条中，对前序部分的内容作了”写明与最接近的现有技术共有的必要技术特征”的规定，而对特征部分的内容却只规定”写明区别于最接近的现有技术的技术特征”．并没有规定要写明“区别于最接近的现有技术的全部必要技术特征”．但我们在实践中却应该这样来理解：在前序部分中．只要写入现有技术中那些主要的．也就是重要的技术特征就可以了，而不必把一些次要的．在说明书的现有技术部分中引用的专利文献中出现过的全部技术特征．或者该技术领域常用的技术特征．全部都详细地写入前序部分中。因为如果按照这样的要求来写权利要求．就将使独立权利要求变得非常繁琐，却并不能突出地把该技术方案的要点和创造性表现出来。然而．对于”区别于最接近的现有技术的技术特征”．虽然在条文上没有”必要”、“全部”的字样．但由于它们在该技术

案中是解决技术问题所不

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可缺少的特征．对于该技术方案的创造性来说．比前序部分中的特征重要得多．是实施细则第二十一条中所说的“解决技术问题的必要技术特征”．所以．应该把实施细则第二十二条中“区别于最接近的现有技术的技术特征”理解为“区别于最接近的现有技术的全部必要技术特征”。

如果以上的理解和论点能获得认可，那么．在以后修改专利法和实施细则时，在实施细则第二十一条和实施细则第二十二条中．用含义更加明确的文字把这一论点包含在其中．将会使法条在逻辑上更为严谨。

笔者建议．如果以后对实施细则进行修改．应该把现有实施细则第二十一条和第二十二条关于如何在权利要求中列述各种技术特征的内容合并在一起．写成下列条款。

“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案．并且应当包括前序部分和特征部分：在前序部分中写明与最接近的现有技术共有的主要技术特征；在特征部分中写明区别于最接近的现有技术的全部必要技术特征。”

这样．就能使”，必要技术特征”这个名词在法律上有一个确定的含义．从而有利于撰写申请文件和审理案件。

此外．我们还必须注意到，根据实施细则第二十二条的规定．必须列入特征部分中的技术特征．是在与最接近的现有技术比较之后，才能确定的．如果以各种不同的现有技术作为最接近的现有技术，则必须列入特征部分中的全部必要技术特征就各不相同。

因而．在一项已经授权的专利被请求无效的诉讼过程中，如果无效的理由是该专利不符合实施细则第二十一条第二款．即在权利要求的特征部分中缺乏必要的技术特征．那么．在判断是否缺乏某一个或几个”必要技术特征”时．首先需要明确与该专利“最接近的现有技术“是哪一个

技术方案7然后才能确定哪些技术特征应该列入前序部分中，哪些技术特征应该列入特征部分中。

我国的专利法规定，对于发明专利申请．要进行全面的形式审查和实质审查．审查员要参照该申请的说明书．针对其权利要求书进行检索，当发现申请文件存在形式上和／或实质上的问题时，要向申请人发出审查通知，告知其申请不能授权的理由．要求申请人修改其申请文件。这样．如果审查员发现了比申请人自己陈述的现有技术更加接近该申请中的独立权利要求f和，或从属权利要求)的现有技术，并告知申请人时．申请人便能根据审查员在审查意见通知书中的意见，修改其说明书中的背景技术部分和权利要求书．使之符合实施细则第二十一条和第二十二条的规定。因此，一般说来．在授权的发明专利中，因授权的专利不符合实施细则第二十一条第二款而被请求无效的案件就比较少。但是．在授权的实用新型专利中．因为未经实质审查．很容易发生说明书中所列举的现有技术并非最接近的现有技术．所撰写的权利要求书不完整，保护范围不准确．从而发生独立权利要求不符合实施细则第二十条第一款和，或第二十一条第二款的规定的问题。当第三者(或者被诉侵权者)就以上问题对该实用新型专利提出无效请求．专利复审委员会在审理该无效案时，将面对如何确定独立权利要求中的必要技术特征．特别是特征部分中的(全部必要)技术特征的问题。而在确定这种“必要技术特征”之前．首先应该认定，哪一种现有技术是该实用新型专利的最接近的现有技术?是在该专利说明书的背景技术部分中陈述的现有技术7还是无效请求人所提交的．作为无效证据的现有技术7

一般说来．实用新型专利的申请人和发明人，还有该申请的专利代理人，由于主观心理因素的原因．以及客观上所进行

的检索不充分，或者并没有进行检索．常常把现有技术描述得很落后．以显示其发明的先进性和价值。而无效请求人由于针对该专利进行了全面充分的检索，所提交的作为无效证据的现有技术．一般都要比该实用新型专利说明书中提出的现有技术更接近该专利独立权利要求中的技术方案。于是．当无效理由是独立权利要求缺乏某个必要技术特征时．就必然存在这样的问题：在与比较接近的现有技术对比时，它应该是列入前序部分中的技术特征：但在与该实用新型专利说明书中提出的落后的现有技术对比时．它却是必须列入特征部分中的必要技术特征。这样．就存在着两种可以随意进行的选择．从而得出两种完全相反的结论。

我国施行专利制度虽然已经有了二十个年头．但总的说来，即使是执业的专利代理人，撰写专利文件的严谨程度、文字水平和质量．很多都还不能令人满意。因此，以上所说的在特征部分中缺少某个．甚至几个必要技术特征的问题是存在的．笔者就遇到过这样的问题。

当存在以上所说的问题时．如果以比较先进的现有技术作为最接近的现有技术．上述缺少的技术特征可以列入前序部分中．它就不是解决技术问题的必要技术特征。但如果以该实用新型专利说明书中提出的落后的现有技术作为最接近的现有技术，那么，上述缺少的技术特征就必须列入特征部分中．就成了解决技术问题的必要技术特征。

这就是说．用哪一种现有技术作为最接近该专利独立权利要求中的技术方案的现有技术．就决定了该专利的独立权利要求是否符合实施细则第二十一条第二款的规定，也就决定了该专利是否应该被宣告无效。

既然在无效程序中，为了确定被诉无效专利的独立权利要求中哪些特征应该列入前序部分．哪些技术特征应该列入特征部分中．首先要确定最接近的现

有技术，那么．应该怎样来确定最接近的现有技术呢7

笔者认为．应该用该专利的说明书中所描述的现有技术作为最接近的现有技术．而不是用无效诉讼中无效请求人所提出的现有技术，来确定是否缺少必要技术特征。也就是说，应该根据“不准反悔”的原则，以该专利说明书中所陈述的现有技术为准，根据实施细则第二十一条第二款的规定，判断该技术特征是否是“必要技术特征”．也就是该技术特征是否是区别于该专利说明书中所描述的最接近的现有技术的技术特征．从而确定该专利是否应该无效。理由如下。

首先．根据实施细则第六十八条，在专利授权后的无效程序中．是不准修改说明书的．因此．“背景技术“这一部分当然也是不能修改的。对于一项专利的说明书来说．整个说明书应该是～个整体，必须在逻辑上说得通．互相对应。这就是说．对于该专利来说．最接近的现有技术应该是说明书中”背景技术”部分中所描述的现有技术。

其次，专利说明书中的“背景技术”这一部分．是用来描述最接近的现有技术的，很多人，包括发明人．申请人、专利代理人，甚至审查员，都认为它是专利说明书中可有可无的．最不重要的部分．因此，申请人不仅不对现有技术进行检索，而且还像上面所说的那样．尽量把现有技术描述得很落后，尽量简化．往往只有三言两语。正是这种错误的认识．很可能导致独立权利要求缺乏必要的技术特征。

实际上，对现有技术进行充分的检索．对最接近的现有技术进行必要的描述，并指出它的问题或缺点所在，是一项发明的基础和根本。不仅如此．从以上的分析可知．对于一项改进型的发明来说，正确，详细地描述现有技术，还是能使权利要求符合实施细则第二十一条第二款和第二十二条的规定的保证。

下面．列举一个具体案件．说明上述

随意性已经出现在现实的案例中。

笔者曾代理一件实用新型专利无效案．理由是其独立权利要求缺乏解决技术问题的必要技术特征．不符合专利法实施细则第二十一条第二款的规定。然而．在行政和司法两级的决定书和判决书中．在决定和判决的理由中，并不与任何现有技术进行对比．也不对该技术特征是不是独立权利要求的技术方案中的必要技术特征作出判断，而是认为．这个技术特征是该技术领域的常用技术特征．所以．即使不写入独立权利要求的特征部分中．普通技术人员也能够实现该专利的技术方案．据此，作出了维持该专利有效的决定。

上述决定书和判决书中所传达的信息似乎是，如果”必要技术特征”是”常用的”技术特征．那就可以不写入独立权利要求的特征部分中。笔者为此查阅了审查指南的第二部分和第四部分，其中都没有涉及对这个问题的论述。但从专利业务的常识来判断，一个技术方案中所包含的各种技术特征，可以说．大部分{甚至全部)都可以在现有技术中找到，甚至还可能都是常用的技术特征。如果可以按照以上的决定和判决的逻辑来类推，那么，撰写独立权利要求就可以大大地简化．把那些”常用的”技术特征全部省略，这样一来，独立权利要求恐怕只要写上该发明的目的或功能就可以了，因为它的全部必要技术特征都是该技术领域的常用技术特征!岂不荒唐。

笔者认为，中国的专利事业，不仅需要在技术创新上下功夫．提高专利的内在质量．也需要在专利文件的撰写上严格要求，提高其外在质量。因为专利申请文件是一种法律文件．而不是创作小说．容不得半点“随意性”。如果行政机关和司法机关在其执法的过程中．一味容忍或袒护那些不符合专利法规定的专利文件，从长远看．对于中国专利事业的发展是很不利的。由

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