小议审查过程中权利要求保护范围的调整

文/集佳知识产权代理有限公司  王雪

为了鼓励发明创造，专利法以专利权的形式赋予申请人或者专利权人一定权益，例如对抗社会公众权益的有期限的垄断权；同时也要求申请人或者专利权人承担相应的义务，例如向社会公众充分公开要求保护的技术方案。专利局作为授予专利权的行政主体，通过对申请人提交的申请文件依法进行审查，可以对申请人或者专利权人的权益与社会公众权益的界限进行适当的划分。

就发明专利申请实质审查过程而言，专利局通过与申请人进行有限次数的“互动”（包括审查员给出审查意见，以及申请人对意见的答复），使得专利申请的权利要求被调整至合适的保护范围。这种范围的调整可以包括将较大的保护范围调整至较小的保护范围（即，调整保护范围的大小），还可以包括将不清楚的保护范围调整至清楚的保护范围（即，调整保护范围的边界）。

具体到相关法条的适用，例如可能存在以下情况：

1.  关于专利法第二十二条第二款、第三款（新颖性、创造性）

基于对现有技术的检索，审查员认为权利要求所概括的技术方案相对于检索到的相关现有技术缺乏新颖性或者缺乏创造性。

作为一种答复方式，申请人可以对权利要求进行修改，例如将从属权利要求的附加技术特征结合到其引用的独立权利要求中等，使技术方案更加具体，以“缩小”保护范围，从而通过该次审查意见和答复的互动，对保护范围进行了调整。

2.  关于专利法第二十六条第四款（清楚）

审查员认为权利要求因表述不清楚等原因而使所限定的保护范围不清楚或者限定多个保护范围。

作为一种答复方式，申请人可以对权利要求进行修改，例如在不超出原申请公开范围的情况下，使表述清楚或者进行相应的澄清，使得保护范围变得清楚，从而对保护范围进行了调整。

3.  关于专利法第二十六条第四款（支持）

审查员认为权利要求所概括的技术方案得不到说明书中公开的实施方式/实施例的支持，该权利要求要求了过大的保护范围。

作为一种答复方式，申请人可以对权利要求进行修改，以使其概括的技术方案与公开的实施方式/实施例相应，以得到说明书相应的支持，从而使保护范围得到了调整。

4.  关于专利法实施细则第二十条第二款（必要技术特征）

审查员认为独立权利要求所概括的技术方案对于解决其技术问题而言并非完整的技术方案，即该权利要求中未记载解决技术问题的全部必要技术特征。

作为一种答复方式，申请人可以将说明书中公开的必要技术特征补充到该权利要求中，使保护范围得到了调整。

一般而言，以上不同情况有其各自的适用条件。但是，在实际审查过程中，还存在不同情况达到相同的调整作用的情形。下面，笔者通过在对某外国申请人的中国发明专利申请（以下称“中国申请”）的第一次审查意见通知书的处理，来对这种情形进行说明。

该中国申请要求了申请人在欧洲专利局（EPO）提交的在先申请（以下称“对应申请”）的优先权。在申请日提交的权利要求书与在先申请的权利要求书完全一致，都包括1个独立权利要求和11个从属权利要求。

中国专利局的审查员（以下称“中国审查员”）在对中国申请发出的第一次审查意见通知书中指出，独立权利要求1要求保护的技术方案得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款关于支持的规定。具体地，审查员认为，本领域技术人员无法确定权利要求1所概括的除说明书中公开具体实施方式以外的技术方案是否能够解决发明所要解决的技术问题。审查员并未对其他权利要求给出意见。

在查阅并研究EPO在对应申请的审查档案时，笔者注意到，EPO的审查员（以下称“EPO审查员”）基于检索到的两篇Y类文献（以下称“D1和D2”），对在先申请的（与本申请相同的）独立权利要求1给出了不具备非显而易见性（即，不具备创造性）的意见。EPO审查员也未对其他权利要求给出意见。

值得注意的是，中国审查员在其检索报告中将D1和D2列为A类文献。显然，这与EPO审查员不同，中国审查员并未基于相关现有技术对中国申请的创造性给出意见，而是通过对申请本身进行评价，给出了独立权利要求1得不到说明书支持的意见。

在对现有技术的检索过程中，由于在对申请主题的理解、检索策略的确定、以及对对比文献的理解等方面存在不同，因此中国审查员与EPO审查员就D1和D2与发明主题的相关性方面可能会有不同的意见。在中国审查员看来，D1和D2与发明主题的相关性较低，因而可以说，中国审查员在该次检索中没有发现可用于单独地或者相结合地来评价权利要求新颖性或者创造性的对比文献。

在此情况下，中国审查员并未就此认定中国申请的保护范围是合适的，而是根据审查程序，通过研究说明书的公开内容，对权利要求是否以说明书为依据，即是否得到了说明书的支持进行审查。

根据EPO在对应申请的审查档案，申请人在答复EPO的审查意见时，将从属权利要求2的附加技术特征结合到原独立权利要求1中，之后EPO审查员给出了可授予专利的意见。事实上，在对中国申请而言，申请人也倾向于采用相同的的答复策略。

可见，对于同一权利要求，两个不同的审查部门采用了不同的审查策略，EPO基于检索到的Y类对比文献给出了不具备创造性的意见，而中国专利局则给出了得不到说明书的支持的意见；但是就对保护范围调整而言，这两种不同的情形却起到了相同的作用。

以上只是笔者在专利代理工作、特别是在发明专利审查的代理工作中的一些体会，试图从另一角度来看待审查实践，以更好地理解工作实质，能够更好地服务客户。