美国专利侵权永久禁令制度及其启示_张玲
美国专利侵权永久禁令制度及其启示
张 玲 金 松
内容提要:有观点认为美国的专利侵权永久禁令等同于我国的停止侵权,因此,有必要在美国专
利法框架内,对永久禁令分别从法理、立法、司法角度进行深入考察,认清其特质。永久禁令是在案件经过审理后作出判决时给予胜诉方的一种救济,不同于初步禁令、临时限制令。在司法实践中,美国最高法院通过eBay案,强调永久禁令的衡平法救济性质,应适用“四要素检验标准”。我国专利侵权诉讼中的停止侵权民事责任不同于美国永久禁令制度。但是,我们可以借鉴后者的有益之处,突破“当然适用论”,构建起停止侵权责任的灵活适用规则,遏制“专利渔翁”,破解“反公地悲剧”。
关 键 词:专利侵权 永久禁令 停止侵权
Abstract: Some points of view hold that permanent injunction of patent infringement in the U.S. is the same as the cessation of infringement in China, so it is necessary to deeply explore the permanent injunction from legal, legislative, judicial perspectives and then understand its characteristics in the framework of the U.S. patent law. Different from preliminary injunction and temporary restraining order, permanent injunction is a relief granted the prevailing party after the court's fi nal hearing on the merits. In judicial practice of the U.S., the Supreme Court emphasized the equitable nature of permanent injunction in the case of eBay, so it is necessary to apply the traditional "four-factor test" in permanent injunction relief. Our country's cessation of infringement is different from permanent injunction of the U.S., but we shall refer to the benefi cial of permanent injunction. We should breakthrough "the doctrine of universal application of cessation of infringement", construct fl exible applicable rule of cessation of infringement, suppress the “patent toll” and crack “the tragedy of Anti-commons”.
Key Words: patent infringement; permanent injunction; cessation of infringement在我国学界和实务界,有观点认为:我国的停止侵权民事责任相当于英美法中的永久禁令, 主张权利人获得初步禁令和永久禁令有明确的法律依据。根据我国专利法规定,专利行政部门也可做出停止专利侵权的永久禁令。 从广义上讲,停止侵权相当于英美法上的禁令,包括临时禁令和永久禁令,从民事责任的角度看,停止侵权仅指永久性的禁令。 停止侵权“就是我们通常说的禁令,它禁止的是将来的一种行为,是专利权
人提起诉讼的首要目的,也是专利审判的执法重点。” 本文认为,我国的停止侵权不同于美国的永久禁令 。永久禁令、停止侵权虽然都是在案件经过实质审理后,作出判决时给予胜诉方的一种救济,但是它们之间是有区别的。为了防止将我国的停止侵权混同于永久禁令,我们有必要在美国的专利法框架下,从法理、立法、司法的角度对永久禁令进行剖析,认清其特质,并借鉴其合理之处。
作者简介: 张玲,南开大学法学院教授,博士生导师 金松,南开大学滨海学院法政学系教师
本文系“985工程”南开大学法学学科建设项目“专利侵权救济制度研究”的阶段性成果。 张广良:《知识产权侵权民事救济》,法律出版社2003年版,第101页。
赵梅生:《关于专利侵权救济的国际比较分析》,载《电子知识产权》2004年第11期。
郭晓堃:《谈几种专利侵权责任的适用》,载《人民司法》2003年第3期;张广良:《知识产权侵权民事救济》,法律出版社2003年版,第101页。
纪晓昕:《停止侵权在知识产权民事责任中的适用》,载《中国知识产权报》2008年9月11日第6版。 为使问题探讨得更深入,本文集中于永久禁令,而不包括属于临时性救济措施的初步禁令、临时限制令。
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一、专利侵权永久禁令基本范畴的分析
(一)永久禁令在专利侵权救济中的定性
禁令是指“法庭要求实施某种行为或禁止实施某种行为的命令” ,在专利侵权纠纷的解决过程中,涉及的禁令有三种:临时限制令(Temporary Restraining Order)、初步禁令(Preliminary Injunction)、禁令(Injunction)。其中,临时限制令和初步禁令是临时性措施,故又称临时禁令,属于民事诉讼法中的行为保全制度范畴。其法律依据是《联邦民事诉讼规则》(Federal Rules of Civil Procedure)第65条(a)和(b)。临时限制令适用于诉讼前阶段,目的在于维持现状,防止给当事人造成无法弥补的损失。一般情况下,法院颁发临时限制令应当以书面或口头形式通知被告,但在符合法律规定的条件下,也可不通知。临时限制令在下达后10日内因法院规定期间届满而终止,在有正当理由或者经对方当事人同意后可以延长期间;初步禁令适用于诉讼程序启动后至判决前的阶段。临时限制令可以转化为初步禁令。初步禁令自发出禁令至诉讼终了时有效,由法院经过听证程序后作出,并且必须通知被告;禁令的法律依据是《专利法》第283条。法律条文中使用的词语是“禁令”(Injunction),并不是永久禁令(Permanent Injunction)。在布莱克法律词典、美国法学百科全书中检索“Injunction”,会出现“Permanent Injunction”。因此,可以说禁令是法律用语,永久禁令是法学用语。为遵循我国学者用语习惯,本文亦采用永久禁令一词,以示与程序法中的临时禁令相区别。永久禁令是在案件经过实质审理,对争议问题进行充分调查之后,法庭认定被告侵权,作出判决时给予胜诉方的一种救济,是针对专利权的剩余保护期下达的,以禁止被告再次侵权。
因此,在美国的专利侵权诉讼中,永久禁令不同于临时禁令。前者属于专利法范畴的实体法救济,后者属于民事诉讼法范畴的程序法救济。而国内一些成果并没有区分实体法规范与程序法规范,而是将永久禁令与临时禁令穿插在一起使用,淡化了临时禁令的程序性救济性质。
(二)永久禁令与损害赔偿的关系
美国对于专利侵权的司法救济主要有永久禁令和损害赔偿两种方式。 永久禁令属于“向前看”,是针对将来发生可能性较大的侵权行为颁发的,目的在于阻止尚未发生的损害,属于衡平法范畴,是一种预防性的事前救济;损害赔偿属于“向后看”,针对过去的侵权行为,要求被告对已经给原告造成的,并且能够用金钱来计算的损失进行赔偿,属于普通法范畴,是一种补救性的事后救济。
永久禁令对原告来说是一种有效的保护手段,它是在普通法无法发挥作用的情况下适用的一种救济方式。之所以如此,源于普通法救济与衡平法救济各自具有的特点。普通法不能适用于审判结束前的救济,衡平法可以;普通法不能消除潜在的危险,衡平法可以;普通法以现在为救济点,衡平法可以针对将来进行事前救济。 美国1819年专利法修改时,赋予联邦法院权力“按照衡平法的程序和原则”颁发禁令。 美国现行专利法明确规定了永久禁令:为了防止侵犯专利权所赋予的任何权利,依据衡平法原则,法院可以以自己认为合理的条件下达禁令。 法律条文使用的术语是“to prevent the violation”。因此,永久禁令是在衡平法的框架下,针对未来有可能发生的侵权行为颁发的,属于事前救济方式。依据衡平法原理,原告寻求禁令救济,必须符合“四要素检验标准”。禁令的申请人必须证明:被告具有在将来进行侵权行为的可能性,而且不下达禁令将会使其无法获得足额赔偿,从而造成难以挽回的损失,即不能以金钱补偿或以金
Bryan A.Garner.Black's Law Dictionary (9th ed. 2009), injunction.Database: Westlaw International.
35 U.S.C. 283Injunction; 284Damages.美国《专利法》第283条和第284条规定了对专利保护的两种救济方式:禁令、损害赔偿。 参见杜颖:《英美法律的禁令制度》,载《广东行政学院学报》2003年第3期。 和育东:《美国专利侵权救济》,法律出版社2009年版,第72页。
35 U.S.C. 283Injunction.The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.
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钱标准衡量的损失。 当事人遭受的损害能够获得损害赔偿金的充分补偿,法院将不会颁发禁令。只有通过普通法的损害赔偿得不到充分救济的当事人,才能获得衡平法的禁令救济。 此外,在被告已经不再进行侵权行为时,也不能颁发永久禁令。给被告颁发永久禁令并不是因为他已经做了一件错事。如果他所做的错事不会继续,普通法的损害赔偿救济是充分的,就不再需
第三,适用条件不同。适用民事藐视法庭程序,权利人必须证明的是:法院的禁令是有效的;该禁令要求了特定的行为;藐视者没有遵守该命令。在民事藐视法庭程序中,不考虑当事人的主观状态,只看客观上是否存在违反禁令的行为。 适用刑事藐视法庭程序时,权利人必须证明:一个清楚且明确的禁令存在;藐视者明知禁令存在却故意不遵守。在刑事藐视法庭程序中, [美]杰弗里・C・哈泽德、米歇尔・塔鲁伊著:《美国民事诉讼法导论》,张茂译,中国政法大学出版社1998年版,第165、210页。
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Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, 72 F.3d 872, 883 (Fed. Cir. 1995);参见[美]杰克・H・弗兰德泰尔、玛丽・凯・凯恩、阿瑟・R・米勒著:《民事诉讼法》,夏登峻、黄娟、唐前宏等译,中国政法大学出版社2003年版,第712~716页。
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法院适用藐视法庭程序时是否有滥用自由裁量权的情形。
二、专利侵权永久禁令适用的实证考察
美国《专利法》第283条规定,法院可以依照衡平法原则,颁发永久禁令。据此,在美国的司法实践中,通过一系列的判例,确定了永久禁令的具体适用规则。特别是在eBay案中,美国联
禁令进行自由裁量的权力,因此,永久禁令作为
衡平法救济措施,并不是在认定专利侵权后就必然签发,传统衡平法禁令遵循的“四要素检验标
美国最高法院分析认为,地区法院和联邦巡回上诉法院都没有正确适用四要素来判断是否应该颁发永久禁令。地区法院的判决援引了四要素测试法,但却进行了扩张解释,由此会导致在一些本应颁发禁令的案件中不能适用。地区法院的深远影响。eBay案之后,联邦巡回上诉法院以及
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鲁灿、詹锐:《从eBay案看美国专利保护趋势——兼论我国专利“停止侵权”责任方式》,载《电子知识产权》2006年第9期。
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各地区法院均遵守eBay案确立的规则,运用“四要素检验标准”衡量,慎重裁决永久禁令,以此
(二)永久禁令“四要素检验标准”的适用规则
根据衡平法原理,法院颁发永久禁令,必须符合“四要素检验标准”,即:原告已经遭受了无法挽回的损害;法律规定的救济方式(例如金
1.个案判断,实现个案正义。由此,相应地限制了联邦巡回上诉法院对禁令的颁发权限,使原本属于联邦地方法院的裁量权,真正地物归原主。
2.四要素之间的关系
在四要素检验标准的判断上,四要素之间是否存在适用顺序?还是应该进行“综合性”考量?在Amoco Prod. Co. v. Village of Gambell 中,最高法院表态认为是一个“综合性”的eBay Inc. v. MercExchange,L.L.C.126 S.Ct.1837(2006); The Supreme Court,2005 Term, Leading Cases, Availability of Injunctive Relief, 120
Harv. L. Rev. 332.
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eBay Inc. v. MercExchange,L.L.C.126 S.Ct.1837(2006); Edward A. Meilman, Hua (Helene) Gao,Brian M. McGuire:Injunctive Relief in US
Patent Practice, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006.Vol. 1, No. 12.P776,777.
Amoco Prod. Co. v. Village of Gambell, 480 U.S. 531, 107 S.Ct. 1396, 94 L.Ed.2d 542, 55 USLW 4355.Canadian Lumber Trade Alliance v. United States, 30 C.I.T. 892, 441 F.Supp.2d 1259, 28 ITRD 1987.Voda v. Cordis Corp., No. CIV-03-1512, 2006 WL 2570614 (W.D. Okla. Sept. 5, 2006).
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金不足或者人力不够等。最高法院再次重申,为了回归《专利法》第283条的适用,法院必须在综合四要素衡平考量后,才能做出决定。
可见,四要素检验标准既是一个“顺序上”的考量,也是一个“综合性”的考量。第一、第二要素考量的重点在于原告的个人利益;第三、第四要素考量的重点在于被告、公众的利益。既然颁发禁令会对原告、被告、公众利益造成极大的影响,那么,在运用四要素检验时,就需要对所有因素进行全面的综合权衡。
3.四要素的检测
美国《专利法》第283条授权法院根据衡平原则,为防止专利法所保护的权利受到侵害,在认为合理时,可以颁发禁令,但不是必然颁发禁令。什么时候可以颁发,什么时候不能颁发,法院应在具体的专利侵权纠纷个案中,进行四要素的综合检验。虽然美国最高法院力求避免四要素检测的类型化,但是,在一系列相关案例中,确认了一些在判断四要素时考虑的典型情形:
第一,原被告之间是否具有竞争关系。在判断原告的损失是否达到不可弥补时,原被告之间是否具有实质竞争关系是法院考虑的重要情形。如果原被告有直接的竞争关系,法院则认为专利权人无法通过行使专利排他权来扩展其商业利益,并同时被侵权人侵蚀市场份额,即使是专利权人的经营规模小于被告侵权人,法院仍会倾向于颁发永久禁令;如果原被告之间仅仅是一般的竞争关系,或者市场上有许多其他的竞争者,专利技术有替代的方法或产品,此时,原告需要证明顾客关系的丧失,或是就双方当事人的产品替代度提出更有力的证据。在Tivo v.Echostar Communications一案中,法院依据“四要素检验标准”审查后认为:专利权人与被告都是数字视频录像机市场的经营者,具有竞争关系。被告侵权产品的大量销售会使专利权人丧失本该独占的市场份额,从而遭受不可弥补的损失,因此,法院在判定专利处于有效期间,被告构成专利侵权
第二,原告获得的赔偿是否涵盖了被告将来实施专利技术的行为。如果专利权人未来所会遭受的侵害已经获得完全的金钱赔偿,则产生类似强制许可的效果,不得再以永久禁令来禁止被告实施专利技术。就未来的专利实施,侵权人等同于得到专利权人的合法授权;如果仅是对过去侵权行为所支付的损害赔偿,而不包括未来专利技术的使用,则倾向于适用永久禁令。总之,关键在于要看金钱损害赔偿是对“过去”侵权行为的损害赔偿,还是对“未来”实施行为的合理使用金,这两者的意义是不同的。在Union Tool
中,专利权人获得了足以弥补其专利权受到不当侵害的金钱赔偿,因而等于授权侵权人在专利权有效期限内可以继续实施该专利,专利权人不再享有独占权利。而在Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment
Innovations, Inc. 赔偿专利权人的利益损失,但是,由于该赔偿并不包括未来的利益损失,并且专利权人也没有意图获得这方面的赔偿,因此法院认为专利权人并没有得到“完全的”赔偿,拒绝撤销原来颁发的永久禁令。
第三,是否具有实质非侵权用途。如果给予专利权人永久禁令救济的范围扩大到被控侵权产品的非侵权使用,将超出专利法所保护的权利范围,因此,永久禁令的范围应仅限于能够禁止侵权行为,而不能制止非侵权的行为。在
Mickowski v. Visi-Trak 绝专利权人关于禁止侵权人销售压铸件机器的请求,因为该机器在可以实施原告的方法专利的同时,还具有其他非侵权用途,比如压铸件检测系统的使用。而原告的禁令请求是禁止被告在未来继续制造或销售任何可以实施其专利方法的产品,而不管该产品是否具有非侵权用途。
第四,专利的经济价值大小。专利的经济价值,特别是在被控侵权产品中所扮演的角色,是一个非常重要的考量因素。一般情况下,如果专利只是被告产品中的一小部分,法院倾向于认为金钱足以弥补原告的损失,而不颁发永久禁令;
Tivo Inc. v. Echostar Commuications Corp. 446 F. Supp. 2d 664.
Union Tool Co. v. Wilson, 259 U.S. 107, 42 S. Ct. 427, 66 L. Ed. 848 (1922).
Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 64 USLW 2448, 37 U.S.P.Q.2d 1169 (Fed. Cir. 1995).Mickowski v. Visi-Trak Corp., 36 F. Supp. 2d 171.
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如果专利在被告产品中是重要部分,法院倾向于认为金钱无法弥补原告的损失,而同意颁发禁令。2006年6月,德克萨斯州东区地方法院在Z4公司诉微软公司专利侵权案中,驳回了Z4公司要求颁发永久禁令的诉讼请求,理由是:原告的专利技术在微软的软件中只占很小一部分,原告受到的损害可以弥补;根据微软销售的软件产品数量计算合理使用费以金钱赔偿的方式足以弥补原
浪费,法院会拒绝颁发禁令。
(一)停止侵权的适用对象
关于停止侵权的适用对象,学界及司法实务界尚存在争议。有观点主张:停止侵权、永久禁令均属于预防性救济措施,是以预防未来可能发生的侵权行为为目的,因此,两者适用于被告
对此,本文认为有商榷之余地。在停止侵权的适用对象方面,我国应在坚持将停止侵权定性为一种民事责任的基础上来探停止侵权责任的启示
体规定。
占据主导地位,虽然司法实践中已经有所突破,
Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 507 F.3d 1340, 2007 WL 3407175 (C.A.Fed. (Tex.)), 85 U.S.P.Q.2d 134.;闫文军:《法院拒发
禁令,侵权可以继续?——对美国专利侵权审判新动向的思考》,载《中国知识产权报》2006年12月27日第5版。
张玲:《论专利侵权诉讼中的停止侵权民事责任及其完善》,载《法学家》2011年第4期。
张广良:《知识产权侵权民事救济》,法律出版社2003年版,第103页;和育东:《专利法上的停止侵权救济探析》,载《知
识产权》2008年第6期。
王利明:《侵权行为法研究》(上卷),中国人民大学出版社2004年版,第31页。参见张新宝:《侵权责任法原理》,中国人民出版社2005年版,第21页。
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对涉案当事人有效,并不具有一般法律效力。因此,我们应该借鉴永久禁令制度,总结我国司法
审判实践经验,在专利法中明确规定停止侵权的适用检测标准,使法院在解决专利侵权纠纷时,
进行个案的利益衡量判断,以最终决定是否适用停止侵权民事责任。
公众的利益。例如,在深圳机场专利侵权案中,被告在幕墙工程建设中未经原告许可使用了专利
技术,如果责令被告停止侵权,就意味着要拆除已经建好的幕墙,这样必然导致资源浪费、公共利益损失。我国《宪法》规定:公民在行使自由和权利时,不得损害国家、社会、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利(第51条)。《民法通则》规定:民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会公共利益(第7条)。此外,《专利法》第1条规定的立法终极目的也是维护公共利判决影响深远,法院颁发永久禁令比以前严格许多。这意味着在一定程度上加大了对专利权人的
广东省高级人民法院民事调解书(2005)粤高法民三终字第129号;广东省广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民
三知初字第581号。
See eBay Inc. v. MercExchange,L.L.C.126 S.Ct.1837(2006). 美国最高法院在eBay中认为,美国《专利法》第154条第(a)(1)和第
283条并不矛盾,前者属于权利的创设条款,后者属于侵害权利后的救济条款,不能混为一谈。
《国家知识产权战略纲要》“战略措施”中,明确指出:要“鼓励知识产权转化运用”,“推动企业知识产权的应用和产业
化,缩短产业化周期。”
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限制,从而遏制“专利渔翁”对其他企业利用专利进行改进研发和生产制造的不合理干扰。
我国应借鉴美国的永久禁令制度,对专利诉讼中的停止侵权责任适用规范进行完善。随着科学技术的发展,专利权作为一种民事权利,与物权、债权、人身权等传统民事权利已经显现出重大区别。它的行使往往会涉及到他人以及公共利益,涉及到国家实体经济的发展,以及发明创用规则。赋予法院自由裁量权,可以根据案件的具体情况,权衡考虑各方利益,特别是社会公共利益、专利技术的有效实施、消费者享用专利产品的福利,即使在认定被告构成专利侵权时,可以不支持原告停止侵权的诉求,而是要求侵权人支付继续使用专利的使用费。以此,在我国行政
例外,实行司法强制许可,使后续改进发明者能
师资来源一般由三个方向组成: 商业管理博士、法律博士、科技学科博士, 由于三者都有着共同的交集之处, 因此可以实现跨学科整合, 从而有效满足知识产权人才培养的复杂性需求。 知识产权虽在学科上属于法学, 但又不能等同于法学专业, 因此其师资团队需要独立设置,
随着经济全球化趋势的明显增强,知识产权贸易和保护的国际化趋势鲜明,诸如美国、欧盟、日本等发达国家在该领域处于较为领先的水平。因此在优化国内知识产权师资队伍结构的同时,也要重视知识产权师资队伍国际化视野的拓展以及国际化水平的提升。
范晓宇:《知识产权法律人才培养实践教学体系的构建与实施》,载《西部法学评论》2008年第5期。
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