[王梨华]外观设计侵权纠纷是否适用抵触申请不侵权抗辩--未预售在建地产是否构成销售或许诺销售侵权
【原创案例分析】
外观设计侵权纠纷是否适用抵触申请不侵权抗辩——未预售在建地产是否构成销售或许诺销售侵权
作者：王梨华 专利代理人
导读：外观设计抵触申请能否作为不侵权抗辩理由？专利法第三次修改规定外观设计存在抵触申请，但并未将抵触申请纳入不侵权抗辩理由，抵触申请会破坏专利有效性，本文对外观设计抵触申请进行不侵权抗辩厘清思路，同时梳理未预售在建地产是否构成销售或许诺销售侵权。
【案情】
（2014）浙绍知初字第41、43号
专利权人于2013年7月24日就涉案专利“家用排烟排气道”（专利号：
ZL[1**********]4.7）向国家知识产权局提出申请，2013年12月25日授权，该外观设计的设计要点在于产品的形状。涉案产品安装于建筑物中，便于排烟排气，建筑物交付时该产品实际置于墙体内部作为建筑物的一部分。
原告诉至绍兴中院，被告一某置业公司，被告二某建设公司。二被告代理人
（笔者）检索到同一专利权人已于2013年4月18日就实质相同专利“家用排烟排气道”（专利号：ZL[1**********]4.X ）（下称“对比专利”）向国家知识产权局提出申请，2013年7月31日授权。由于涉案专利申请日在对比专利申请日至授权日之间；且对比专利文件中的图片与涉案专利外观设计相比，烟道整体均呈长方体形状，上端均有方形出烟口，上下面均有倒角设计，其不同处在于，对比专利上下面更接近于正方形，涉案专利上下面更接近于长方形，但不同之处属于一般注意力不能察觉到的局部细微差异，不影响两者整体设计的实质相同，因此对比专利构成涉案专利的抵触申请，详见下图。
法院在本案中有几个亮点
亮点一：
法院明确认定抵触申请不侵权抗辩成立，理由是抵触申请能够导致
在后申请不能获得专利授权，法院类推现有设计抗辩的相关规定进行处理。
在引用现有设计抗辩时，不要求被诉产品与抵触申请完全相同，相同或近似都可以认亮点二：法院同时引用在先发明专利（专利ZL[1**********]0.6
）的说明书本案被控侵权产品应用在房地产建筑物上，该建筑物处于在建阶段，被控侵权产品烟道在同一栋楼房同一单位中连成一体，不属于可以区分所有并出售给消费者的独立物。且尚未预售也未实际销售，指控外观设计销售侵权或许诺销售侵权不能成立。
【评述】
本案并非首例利用外观设计的抵触申请进行不侵权抗辩的案例。李健开诉黄泽凤侵害外观设计专利权纠纷案--广东高院(2012)粤高法民三终字第298号判决书的内容：被告黄泽凤提交的对比文件三为网板折叠圆桌，该外观设计专利的申请日在涉案专利申请日之前，上诉人可以援引该证据比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。
外观设计没有新颖性这个概念，
但实质意义就是新需注意的是，专利法第三次（2008）修改才明确了外观设计也存在抵触申请，对于专利申请发生在修法之后的，该涉案（李健开案）专利本身存在抵触申请，若专利申请发生在修法之前的，该涉案专利本身不存在抵触申请。但由于抵触申请与在先申请同样属于损害专利新颖性的因素，对修法前的申请的专利，被诉侵权人可以援引申请日在涉案专利申请日之前的外观设计专利，比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。