从后续程序看权利要求的撰写

从后续程序看权利要求书的撰写

作者姓名：刘歆洁

作者单位：国家知识产权局专利局材料工程发明审查部

摘 要

专利申请文件的撰写质量对专利权人今后能否获得充分和有效的法律保护至关重要，作为专利申请文件中最核心的法律文件——权利要求书，更是对后续侵权诉讼阶段和无效宣告阶段的胜算有着直接的影响。文中拟从举证难易程度、禁止反悔原则、无效宣告程序等角度讨论权利要求撰写中需要注意的一些问题，并提出了相应的改进措施和对策。

关键词

权利要求书 撰写质量 举证 禁止反悔原则 无效宣告程序

一、引言

随着我国科技的飞速发展，知识产权保护的重要性及其带来的经济效益已经越来越成为人们关注的焦点。而撰写一份高质量的申请文件，不仅能够实现获得专利的基本目的，而且还能使专利作为有效打击竞争对手和防护自己的武器。作为专利申请文件中最核心的法律文件——权利要求书，其撰写质量不仅影响专利申请的审批进度、获得专利权的保护范围大小，更与后续的侵权诉讼阶段和无效宣告阶段有着直接的联系。所以权利要求书的撰写是十分重要的开端，对撰写者来讲更是一项十分专业又极具难度的工程，既要求撰写人理解本专利所涉及的技术知识，还要熟知相关的法律法规规定，更要清醒地认识到可能申请到的最大保护范围。笔者拟从举证角度、禁止反悔原则、无效宣告程序等角度讨论权利要求书的撰写。

二、从举证角度看权利要求的保护类型

权利要求按照性质划分具有两种基本类型[1]，产品权利要求和方法权利要求。产品权利要求包括人类技术生产的物（产品、设备），保护的对象是物品、物质、材料、工具、装置、设备等；方法权利要求包括有时间过程要素的活动（方法、用途），保护对象是制造方法、使用方法、通信方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等。虽然方法权利要求与产品权利要求都能使得所要求保护的技术方案获得一定的法律保护，但是两者在保护范围、保

护力度以及维权成本上都存在较大的差别，导致专利权人在日后的侵权诉讼中将面对不同难度的维权问题。产品权利要求保护的对象是产品，是一种相对稳定的形态，在侵权诉讼时的认定和取证都相对比较容易。根据侵权判定中的全面覆盖原则，只要在市场上购买到的涉嫌侵权的产品具备了权利要求中所述的全部技术特征，则侵权行为必然成立，这是一种绝对保护。相对的，方法权利要求保护的对象是过程，其使用是在产品的制造过程中进行的，是一个相对动态的形态，在市场经营主体已经有较强保密意识的今天，当发生侵权诉讼时，专利权人很难接近被控侵权人的生产现场来获得相关专利方法的侵权证据，取证相对较难。例如，申请人明明发明了一种新型结晶形态的物质，却最终以其制备方法的形式申请专利。试想，如果他人实施了这种方法，专利权人如何取证证明被控侵权人侵犯了自己的专利权？要求专利权人进入被控侵权人的生产现场进行调查，取得其实施专利方法的证据几乎是不可能的，即便在举证责任倒置的情况下，被控侵权人也只要能够证明其产品是采用不同的方法予以制造的就不会产生侵权行为，因为生产同一产品的方法并非只有一个。如果无法取证，被控侵权人就可以在不支付专利权人许可费的情况下实施该专利。

可见，将产品直接申请专利是获得对该产品绝对保护的最佳途径，专利权人对该产品具有独占权而不论该产品是通过何种途径制备或用于何种用途。如果申请人以方法权利要求的形式申请专利，虽然方法专利保护能延及该方法直接所获得的产品，但是该延伸保护仅限于依照该方法直接获得的产品，只要不是该方法专利生产获得的产品，就不受该方法专利效力的约束。如果是已知产品的新的制备方法，由于产品是现有技术中已经存在或者市场上已经公开销售的产品，不可能就产品再次申请专利，只能以该产品的制备方法申请专利，那么在专利申请的计划准备阶段就要考虑今后的举证难易程度，对于那些即使实施了其专利权也无法取证的权利要求，则最好采用其他方式予以保护。

三、从禁止反悔原则看独立权利要求的保护范围

根据《专利法》[2]第五十九条第一款的规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。权利要求中记载的所有技术特征是确定专利权保护范围的基础，也是侵权判定的基础。即，如果他人实施的技术方案落在了该权利要求文字确定的保护范围之内就构成了侵权行为。所以，申请人为了获取更大的保护，总是希望独立权利要求中记载的特征越少越好。实际上，一项权利要求的所包含的技术特征越少，就越容易与现有技术相同或类似，因而就越容易不符合专利法有关新颖性和创造性的要求。因此，申请人常常为了克服审查过程中有关新颖性或创造性的问题而不得不对其保护范围进行修改。比如，申请人为了克服独立权利要求的新颖性或创造性等实质

性缺陷，经常需要将原来独立权利要求所要求保护的大范围A修改成小范围B，根据禁止反悔原则（在专利申请的审批过程中，申请人针对其专利申请作出的修改和针对专利局审查通知作出的意见陈述有可能会对其专利权保护范围产生一定的限制作用，这种限制作用体现在禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到其专利权保护范围之中，这就是所谓的“禁止反悔”原则[3]），这不仅意味着申请人放弃了范围A和B之间的技术方案，按照司法程序中等同侵权判定的原则，也意味着申请人被迫放弃了与范围A和B之间差额部分相关的等同技术方案。在今后的侵权诉讼中，专利权人就不能再主张获得范围A和B之间差额部分的权益及其等同权益。反之，如果专利权人原始提交的权利要求主张的保护范围就是小范围B，而在授权后还有可能针对A和B之间的某些差额部分主张等同侵权。可见，由于权利要求撰写的差别，最初主张的小范围最后在侵权诉讼时实际覆盖的范围有可能反而更大。因此，在撰写独立权利要求时，要从专利申请的战略出发，不能觉得可以依赖于日后的修改而在申请时一味追求大的保护范围。同时，为了弥补由于撰写带来的疏漏，申请人可以在说明书或者从属权项中留下充分的修改空间，建立合理的递进空间，避免因为禁止反悔原则而放弃过多的权益。

四、从无效宣告程序看从属权利要求的撰写

根据侵权判定的原则，只要认定被控侵权行为的客体落入了专利的任何一项权利要求所要求保护的范围之内，就可以认定构成对该项专利权的侵犯,因此侵犯某一项从属权利要求时必然会侵犯它从属的那项独立权利要求。可见，只要独立权利要求符合专利法和实施细则的规定，从属权利要求对判断专利侵权一般不起什么作用。不同于侵权判定,在无效宣告程序中，为了避免使无效宣告请求的审查实际上变成授予专利权的实质审查，规定专利权人既不能将记载在说明书中但没有记载在权利要求书中的内容通过修改添加到权利要求书中，也不能对各项权利要求中记载的技术特征随意进行排列组合，修改权利要求书的具体方式仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除[4]。基于这一点，从属权利要求的撰写就显得尤为重要，既要体现出对独立权利要求的补充，更要构筑出能退可守的专利保护屏障。为此，申请人应当在独立权利要求限定的保护范围内，撰写出更多的从属权利要求，做到点、线、面的立体结合，以建立严密的防护网，实现多层次、多方位的保护。具体来说，就是将每一从属权利要求所要求保护的技术方案看作是一个点，具有从属关系的权利要求之间组成一条线，互不从属的、并列的若干条线构成一个面。由于位于同一条线上的从属权利要求之间属于递进关系，为后续能够通过删除权利要求进行修改提供方便，但有隶属关系的从属权利要求之间不能合并。而隶属于同一权利要求下的若干并列从属权利要求由于可以通过合并的修

改方式获得原权利要求书中没有记载的技术方案，相较于递进式的撰写方式能够修改出更多的技术方案，可以增加无效的难度，但是要以修改后的技术方案获得说明书的支持为前提，并不能完全由申请人的利益决定。因此，在实际的操作过程中，应从技术方案的专利性、商业价值以及实施专利战略等角度列出相应的附加技术特征，灵活运用递进和并列的撰写方式，合理布局，有的放矢，避免盲目地撰写从属权利要求。

五、结束语

从整体上来看，我国专利事业的发展还处在进一步完善阶段。目前专利申请的现状是，一方面专利申请每年以数倍增加，另一方面相当一部分专利申请因撰写质量有限而得不到有效保护。一份好的专利申请文件不单能对研究成果提供完备的法律保护，还能为其在市场的竞争中处于有利地位提供有效保障。在国际竞争日趋加剧的今天，有必要进一步提高专利技术的保护意识和专利权的有效运用，使得专利的申请围绕着发展战略的高度进行。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M] .北京：知识产权出版社，2010:141－142．

[2]中华人民共和国专利法．

[3] 尹新天.专利权的保护[M]．2版.北京：知识产权出版社，2005:449－451．

[4] 尹新天.中国专利法详解[M].1版.北京：知识产权出版社，2011:481－482．