论商标指示性合理使用原则的构建

作者：童卫华[1]

内容提要：我国商标法对商标侵权采用列举模式，但列举的侵权情形不一定会造成相关公众对商品或服务来源的混淆或误认。非商标权人为说明或提供商品或服务的信息而使用他人商标，在不会造成相关公众对商品或服务来源的混淆或误认的范围内不会损害商标权人或相关公众在商标法上的利益，商标指示性合理使用应成为商标侵权的违法阻却事由之一。统一界定商标指示性合理使用的使用范围和限制条件可以给商标权人和非商标权使用人明确的指示，有利于防范商标权人滥用商标专用权妨碍市场自由。商标指示性合理使用的使用范围限于违反商标法列举的侵权情形和造成相关公众对商品或服务混淆或误认的区间范围内，并受到只能为纯粹的识别或者提供信息而使用他人商标、只能按照工商业诚实惯例使用他人商标、不造成相关公众对商品或服务来源的混淆或误认和不侵害商标权人的其他权益等条件的限制。

关键词：商标专用权  指示性合理使用 违法阻却事由

一、前言

立邦涂料（中国）有限公司是第3485390号“立邦”图形与文字组合注册商标，第1692156号“立邦”文字注册商标注册人。2011年3月，立邦涂料公司发现展进贸易公司在淘宝网上开设名为汇通油漆商城的店铺，经销多乐士、立邦、华润、紫荆花等品牌油漆，并在店铺页面中大量使用“立邦”商标标识、平面广告来装饰其店铺页面。立邦涂料公司认为，展进贸易公司的行为侵犯了立邦涂料公司的商标权，淘宝公司在接收到立邦涂料的投诉通知后，未采取有效措施制止侵权行为，遂向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，要求两被告停止侵害、赔偿损失。上海市徐汇区人民法院审理后驳回了立邦涂料公司的诉讼请求。立邦涂料公司对一审的判决不服，向上海市第一中级人民法院提出上诉，上海市第一中级人民法院审理后驳回上诉，维持原判[1]。2013年4月15日，该案例入选最高人民法院选定公布的2012年中国法院知识产权司法保护10大案件和50件典型案例。

二、判决要旨

上海第一中级人民法院认为，立邦涂料公司系第3485390号、第1692156号注册商标权人，依法享有注册商标专用权，他人未经许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，均构成对立邦涂料公司商标专用权的侵权。但是，如果被控侵权行为人使用立邦涂料商标仅为指示其所销售商品的信息，未造成相关公众混淆，亦未造成商标利益侵害的，则不应被认定为商标侵权行为。展进贸易公司为指示其所销售商品的信息而使用立邦涂料公司的注册商标，未造成相关公众混淆，也不存在其他商标利益的损害，不构成商标侵权。

法院在认定展进贸易公司在同一种商品或者类似商品上使用与立邦涂料公司注册商标相同或者近似商标的同时以展进贸易公司对立邦涂料公司注册商标指示性合理使用为由认定展进贸易公司不构成商标侵权，实际上是将商标指示性合理使用认定为商标侵权的违法阻却事由，豁免了展进贸易公司的商标侵权行为。

三、商标指示性合理使用的创设和发展

美国联邦第九巡回法院于1992年在New Kids on the Block v. New America Publishing一案中创设了商标指示性合理使用原则，将他人使用商标权人的商标来描述其自己的商品或服务，以此来说明自己提供的商品或服务与使用该商标的商品或服务配套，即指示自己的商品或服务的用途或服务对象的行为界定为商标指示性合理使用。[2]

欧共体委员会于1988年12月31日在其发布的《协调成员国商标立法第一号指令》（89/104/CEE）中将商标指示性合理使用规定为商标专用权的限制情形，规定为标示商品或服务的用途，尤其是作为零配件所必需时，可以使用他人的注册商标。善意地说明商品或者服务的特征或属性，尤其是说明商品或服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期而使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为[3]。

我国《商标法》对于违法阻却事由未作规定。《商标法实施条例》第49条对注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名的情形作出了规定，规定这此情形下注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。但对于商标指示性合理使用能否作为商标侵权违法阻却事由没有作出规定。虽然司法实践中部分法院在指导意见或司法判决中对商标指示性合理使用原则屡有适用，但对商标指示性合理使用阻却商标侵权的适用范围和条件缺乏统一的界定，无法给商标使用人提供明确的指引。

四、商标指示性合理使用原则的使用范围和限制

（一）商标指示性合理使用原则的使用范围

商标是商品或服务的提供者为了将自己商品或服务区别于他人提供的同种类或类似商品或服务而使用的标记，其主要作用在于区分商品或服务来源，对商标予以保护主要目的旨在确保消费者能够根据商标的识别功能选择商品或服务，防止消费者对商品或服务产生混淆。对商标是否侵权的判断要以是否存在造成公众混淆、误认的可能性为基础[4]。我国《商标法》、《商标法实施条例》和最高人民法院商标审理的司法解释中采取列举的办法列举了构成商标侵权的情形，没有将造成公众混淆、误认的可能性规定为商标侵权的基础，导致出现构成在相同或类似的商品或服务上使用相同或近似的商标而不会造成相关公众混淆、误认的商标合理使用的情形也被商标法禁止。为了避免注册商标人滥用注册商标专用权限制商标的合理使用，妨碍市场竞争，迫切需要用是否存在造成公众混淆、误认的可能性为基础的合理使用原则限制注册商标专用权。所以，概括地讲，商标指示性合理使用原则的使用范围为非商标权人使用商标性标识构成商标法列举的商标侵权行为的违法性与可能造成公众混淆或误认效果性之间的区间内。如果非商标权人使用商标性标识不属于商标法律法规规定的侵犯商标权的情形，则此种使用不具有违法性，商标指示性合理使用原则作为商标侵权的违法阻却事由当然无需使用；如果非商标权人使用商标性标识有造成相关公众混淆、误认的可能，则可能使相关公众对商品或服务的来源产生混淆或误认，侵害了商标权人和消费者的合法权益，此时如果单纯保护使用人的利益将造成商标权人、消费者利益的失衡，超出了合理使用的要义。商标指示性合理使用的范围应在这两者之间的区间内。

（二）商标指示性合理使用原则的限制

1．非商标权人只能为纯粹的识别或者提供信息而使用他人商标

美国联邦第九巡回法院于1992年在New Kids on the Block v. New America Publishing一案中创设商标指示性合理使用原则时仅将指示自己的商品或服务的用途或服务对象的行为界定为商标合理性使用。在上海市第一中级人民法院立邦涂料公司诉展进贸易公司商标侵权案件的判决中，法院认为从展进贸易公司商标使用方式来看，商标系图片组成部分，图片主体内容系对立邦产品的介绍，相关公众通常会认为该商标传达的是在售商品的广告，即指示其所销售商品的品牌信息，而不是传达经营者的商号、商标或经营风格，认定展进贸易公司是为指示其所销售商品的信息而使用立邦涂料的注册商标，从而将展进贸易公司在淘宝网店铺中使用立邦注册商标的行为认定为商标指示性合理使用行为。法院将商标指示性合理使用限定于“被控侵权行为人使用立邦涂料商标仅为指示其所销售商品的信息”的范围内。北京市高级人民法院在其《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中也明确指出“在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标志的行为，属于正当使用行为”，将商标指示性合理使用也限定在说明来源、指示用途等必要范围。所以，商标指示性合理使用仅限于使用人为纯粹的识别或者提供信息而使用有关标识，不能超出必要的范围。

2．非商标权人只能按照工商业诚实惯例使用他人商标

欧共体委员会1988年12月31日在其发布的《协调成员国商标立法第一号指令》（89/104/CEE）第6条“商标效力的限制”的规定中在规定商标赋予其所有人的权利不得用来禁止第三人在商业中合理的指示性使用的同时规定商标指示性合理使用应符合工商业的诚实惯例原则。在上海市第一中级人民法院立邦涂料公司诉展进贸易公司商标侵权案件中，一审法院特别强调展进贸易公司使用立邦涂料公司注册商标促销宣传时并没有宣传其自身，不足以导致一般社会公众误认展进贸易公司与立邦涂料公司存在关联关系，展进贸易公司在销售立邦涂料公司商品时，促销宣传中使用立邦商标的方式合理，符合一般商业惯例，其论证也在于要求非商标权人指示性合理使用他人商标必须是善意的说明和提供商品或服务的信息，必须符合一般工商业惯例。所以，商标指示性合理使用仅限于使用人遵循诚实信用原则善意的符合工商业惯例的为说明或提供商品或服务信息而使用他人商标。

3．不造成相关公众对商品或服务来源的混淆或误认

商标专用权保护的是识别商品或服务来源的权益，商标指示性合理使用原则解决的是商标保护中表面构成侵权实质不构成商品或服务来源混淆、误认的商业行为，以防止商标权人滥用商标专用权，限制市场自由，但无论如何商标指示性合理使用不能造成相关公众对商品或服务来源的混淆或误认的后果。否则，就可能使商标权人、消费者和商标指示性使用人的利益失衡。上海市第一中级人民法院立邦涂料公司诉展进贸易公司商标侵权案件的判决对展进贸易公司使用立邦商标是否会造成相关公众对商品或服务的来源混淆或误认进行了充分地论证，在认定展进贸易公司使用立邦商标会造成相关公众对商品或服务的来源产生混淆或误认的基础上才将展进贸易公司使用立邦商标的行为认定为商标指示性合理使用。所以，商标指示性合理使用不能超出不会造成相关公众对商品或服务来源混淆或误认这一商标法保护底线的范围。

4．不侵害商标权人的其他权益

现代社会经济活动复杂，商标法保护的商标利益仅仅是其中的一种经济利益，在商标指示性合理使用中可能会出现非商标权人使用商标权人的商标虽然不会造成相关公众对商品或服务的混淆或误认，非商标权人也是为商品或服务提供说明或信息而指示性的使用他人商标不侵犯商标权人的商标利益，但是仍然损害商标权人商业利益的情形。如商标使用人突出地使用他人商标，造成相关公众误认为其与商标权人有某种特定的联系(加盟商、特许经营商等)借以宣传自身或自身的经营行为，也有可能不对称的使用他人商品用于宣传本身的营业或其他商品或服务，构成反不正当竞争法中禁止的攀附、搭便车的行为等。所以，在审查商标指示性合理使用时需要审查非商标权人使用他人商标是否侵害商标权人商标权以外的其他权益。如果存在侵犯商标权人商标权以外的其他权益，不能将使用认定为商标指示性合理使用，更不能成为使用人商标侵权的违法阻却事由。上海市第一中级人民法院在立邦涂料公司诉展进贸易公司商标侵权案件的判决中，虽然认定展进贸易公司在其网络店铺首页菜单栏中设置“代理品牌”链接，并在代理品牌界面设置众多品牌广告图片的行为确有不妥，却以该种行为并不属于商标法调整的范畴，立邦涂料公司以此主张被上诉人侵犯其商标权缺乏法律依据为不作评论，没有展进贸易公司使用立邦商标是否会侵犯立邦涂料其他合法权益排除，而是将商标指示性合理使用的论证拘泥于最高院民事诉讼商标侵权的案由中，无疑是个败笔。商标指示性合理使用作为阻却商标侵权违法的事由之一，其本身不能是违法的，不可能用一种不法的利益阻却另一种违法的行为，使之得以豁免。所以，商标指示性合理使用必需以使用不侵害商标权人其他权益为限制，并且其他权益包括商标权人的全部合法权益，不应限于商标法上的权益。

[1] 童卫华：浙江星韵律师事务所律师

[1] 上海市第一中级人民法院（2012）沪一中民五（知）终字第64号民事判决书，http://www.a-court.gov.cn/platformData/infoplat/pub/no1court_2802/yzy/preview1.jsp?paper_code=1&orig_year=2012&orig_sort=2105211&orig_no=64，2013年5月15日

[2] 王玮婧：《美国商标指示性合理使用原则的新发展——兼论TOYOTAMOTORSALESINC v. TABATI案》，《法制与社会》，2011年第10期（下）

[3] 孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第329页

[4] 奚晓明、孔祥俊：《最高人民法院知识产权审判案例指导》（第四辑），中国法制出版社2012年版，198页。