美国的知识产权纠纷实务操作

二、美国的知识产权纠纷实务操作

目前中国律所的操作方式一般都会和一家美国所合作。那我们在这里面，是不是可以走中国企业直接委托中国律师，我们在这里面承担总包的角色，然后再让美国律师去做处理其中的一部分事情？这种模式在现实中不是不可以做，但是这从税的角度来讲是非常不合适的方式。所以目前这种分别委托，然后一起合作处理案件的模式，是目前从经济上和实务上来讲比较行得通的一种模式。

在企业内部，像337调查，大多数企业是非常重视的。往往会有一个总裁助理，或者副总裁，或者公司重要的管理层，甚至在个别案件公司创始人可能会亲自上阵，然后指导整个案件的应诉。所以在这一块，我们中国律师、中国律所在这个案件里面到底能够做哪些具体的业务上的工作。

我认为这个案件应该是两块业务，一块业务是类似公司内部律师的业务，另外一块是类似公司外部律师的业务。内部律师的业务，就像我们做常年法律顾问，肯定有案件的管理，给公司的协调做好参谋等。这一块主要是做客户。我觉得很好的控制客户对于案件的期望值，以及控制客户对于案件的深入的参与是非常重要的。因为在美国的知识产权诉讼，包括美国337调查中，企业的参与和一般的案件有很大区别。所以如果一个公司对于337调查根本不重视，这个案件最后想胜诉就非常难。在很多案件中公司可能都会有内部律师在参与案件，但由于在美国诉讼，其实是非常专业的一块业务。你要指望他们能够真正的帮你在公司内部做很好的沟通协调，对于

案件进行很好的管理，我觉得根本是没戏的。这一块应该是能够充分展现我们价值的一部分。

另外一块能够充分展现我们价值的部分，是所谓外部律师这一块工作。我们的业务，都是一个从基础到提高，慢慢往上走的过程。就像中国企业在整个产业链的提升，也是一步一步往上走的。每提升一步也会直接体现在整个案件中，我们中国律师的经济收益上面。

（一）证据开示

在337调查的进程中，最长的是在证据交换阶段，这也是目前是中国律师做得最多、参与最深的。像337调查调查的美国诉讼程序中，中国律所如果不到国际化的相当程度，想主导开庭是非常困难的。但在整个费用的分配比例中，其实开庭是非常少的一块。所以这里中国律师可做的东西是非常之多的。

其实美国对于现在证据交换这一块，也是有很多的争议。尤其是当人们越来越依赖于电子邮件等信息交换工具之后，在证据交换过程中，电子证据交换这一块，成为非常大的问题。事实上在很多案件中，我们案件里面主要的这些证人，他的电子邮件全部都会交上去。所以你可以想象在电子证据交换中，这里面有多少是公司的商业秘密，有多少是你私人的个人秘密，所以像这种证据交换的力度是非常之大的。一方面来讲，证据交换力度大，案件可能从法律真实来讲，就更接近与事实真实。但是另外一方面也造就了整个程序的费用高昂。所以这一块我们中国律师，有相当的业务空间。 当然，我们中国律师追求专业性，做的当然不仅仅是这一点，

但是这一点同样也可以为我们的商业上的需求，添把砖、加把火。 当然律师真正的本事是说能够在证据交换中，找到能够打倒对象，能够维护我方利益的证据。我认为证据交换跟我们传统的民事诉讼的证据交换区别非常大，我建议大家多看一看美国民事诉讼程序这方面的内容。但是我认为在证据交换中，对中国律师来讲，非常重要的是要注意执业风险，尤其是有美国执照的律师的执业风险问题。在美国的证据交换义务中，律师是要承担相当大的责任的。 另外，我们本身在做证据交换中，对于证人的这一块。美国证据交换中，有一个程序叫Deposition，它主要是跟证人调取证言。在我们国家的程序中，很难找到一个对应的程序。但是这个程序，在美国知识产权诉讼和337调查中是非常普遍的。一个案子基本上前期都是做文件的交换，然后到后期基本上都是做证人作证。我在早期做的时候，都还是在美国做调取言证。但是在现在阶段，大量的都在香港做。它其实主要是两种，一种是专家证人，另外一种是事实证人。专家证人包括技术方面、经济学的专家证人，也包括中国法方面的专家证人。我们工作中接触最多的肯定是事实证人。事实证人一般都是公司的CTO、公司的总经理或者董事长。他们是作为整个公司的代表对案件作证，这是最主要的证人。如果中国律师参与程度弱，因为都是这些董事长、总经理会去参与的程序，一旦你参与不进去，也就意味着后面的程序，客户就会失控的。

我觉得有一个程序，也是中国律师有可做的。比如说这里面专家证人，往往会有中国法的专家证人。像在橡胶树脂案件中，这里

面涉及到大量的中国关于商业秘密的概念或者某些具体法律点，中国法是怎么规定的。像国家秘密的问题，你就有必要出一个中国法的专家证人来证明，确实中国有对国家秘密的要求，而且相应的这个案件里的东西就符合中国国家秘密的要求，应该履行什么样的职责。中国法律专家，在业内很多都是用美国的专家，比如说美国的大学里面的中国法教授。

我在最近的加州的中区法院的案件中，就做了一点点突破。这个案子中国法的专家，我用的就是中国的律师。他原来是知识产权庭的资深法官后来做的律师。当然这里证明力会有一点问题，因为他跟我是一个所的。但是那个案子因为有特殊情况，我们当时不愿意花那么大的代价在外面去请别的人。但是在这个案子做完之后，我们中国法的这一块的意见被法官采纳了，使得我们案件有重大的突破。所以从这件案子之后，在相当多的案件中，我们都可以聘请中国律师、法官去做中国法的专家。

中国法专家的市场，其实我觉得也还是可以的。我们纯粹是从自己的业务出发，就某一个业务提供这方面的咨询服务。而随后如果是涉及到案件重要的点，可能会成为证人，成为专家证人，会做证人的取证。如果真的是非常尖锐的点，有可能在法庭上会出庭去作证。这一系列如果我们中国律师把它当一个业务做，我认为一个大的案子中的中国法专家的收入，绝对不亚于我们目前上市的公司律师费的收入。

（二）和解谈判

和解谈判是中国律师在业务中出彩的很大的一个点。和解是商业跟法律的结合。在美国知识产权纠纷中，和解结案的量是非常大的，一半以上的案子不会走到开庭。因为美国一个法律程序太贵了，而且时间也相对比较长。所以如何在争议中把握焦点，注意谈判的时机，争取最优的和解条件，我相信我们在这一块能够发挥相当大的作用。而且一旦这块做好了，你作为案件的主办律师，或者案件最主要律师的地位，那就是坚如磐石，不可撼动。

中国版的337调查，我觉得是非常好的领域。国内反制是美国知识产权纠纷争取最优和解条件的重要手段之一，而推动建立中国版337调查可以极大丰富中国企业国内反制的手段，同时，还可以促成中国知识产权服务市场的大发展。

从大的方面讲，中国目前经济驱动三驾马车之一是外贸，但是不可能永远靠外贸作为我们经济的重要支撑。中国作为巨大的市场，我们迟早可能会成为世界上其他国家的目标地。在这种条件下，我们如何维护国内市场的公平竞争秩序？所以就像美国当年设立337调查，是为了维护它本国的所谓公平竞争秩序，中国到了适当的条件下，也可以这样保护自己国内市场的公平竞争秩序。所以我觉得从经济上来讲是必然的。目前中国企业如果在本土没有支持，在海外扩张是非常难的。比如说华为最近的337调查，它的国内反制措施是做得非常不错的。

所以无论是从中国将来市场上的公平竞争秩序，还是从我们企业为了更好的保护中国，更好的让中国企业能走得出去，能够真正

崛起于世界产业之群，中国版的337调查，对于中国的经济利益，对于企业的保护是非常有利的。同时这对于律师行业来讲是崭新的业务，能够真正发挥中国律师的特长，也是能够实现我们自己专业的追求和商业的基础。

事实上从法律制度的架构来讲，建立中国版337调查制度是有可行性的。《对外贸易法》第二十九条规定：“国家依照有关知识产权的法律、行政法规，保护与对外贸易有关的知识产权，进口货物侵犯知识产权，并危害对外贸易秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取一定期限内禁止侵权人生产、销售的有关货物进口等措施。”

所以，中国律师的业务创新，要寻找新的增长点，而不是在一些传统业务上去搞价格战。这一块是对国家有利，对我们产业、行业有利的非常好的亮点。

（三）问答环节

提问：在美国诉讼过程中，对于电子证据的固定，是不是像国内一样通过公证保全的形式，或者是委托第三方进行云储存这种模式。第二，您在应对技术壁垒的方面经验请给我们分享一下。 冉瑞雪：第一个问题，美国诉讼程序中的证据交换，目前主要是采取第三方取证的方式。因为美国的公证体系跟我们国内的不太一样，国内的公证都是公证处，专门的机构做的。他们的公证，随便一个人都可以。他跟我们公证的概念是完全不一样的。

在实际操作中，电子证据交换主要是靠第三方。美国跟诉讼相

关的有很多边缘产业，其中一个边缘产业，就是专门做电子数据交换的。主要有两种公司，一种公司是很多大的会计事务所，像KPMG他们都有专门的部门去做电子数据交换。另外一种类型的公司，就是专门做电子证据交换的公司。这种专业性的公司，一般是跟各个律师事务所有非常好的交情。以至于当我们有一个案子了之后，会联系这些相应的中介机构，做相应的证据拷录。

第二个问题，技术壁垒。其实337调查在商务部，是公平贸易局的技术壁垒处在管。337调查在商务部国家层面的概念，会把它作为一种技术壁垒来看。

提问：首先我有一个案例想跟您分享，其次有一个案例想请教您，第三想请教您作为没有理工科背景的律师做知识产权的案件，会有什么障碍，怎么去突破。

分享的案例是，我在去年跟美国的摩根路易斯律所有合作的案件，案件是在北纽约州被诉，是美国的一家企业诉中国的一家企业，产品是连接器。这个案件跟美国律师合作过程中，我有一个很大的体会——选择的合作方非常关键。因为在那个案件中，我们最终确定了以和解的方式作为终极目标。如果和解达不到，诉讼我们就不参与，哪怕失去一个市场。因为知识产权案件，其实不在于标的大小，而在于市场的问题。所以在这个案件中，我们跟美国律师的合作是达成了一个收费模式，如果是在和解过程中，他收他的费用，我收我的费用。如果进入诉讼程序我只能follow他，我没有任何参与到诉讼的背景。

在那个案件中，最终是选择美国律师，我觉得他有很强大的背景。绕开了原告方出庭律师的背景，而是选择了权利人的inhouse。他这个inhouse的关系特别好，在美国专门的专利律师协会里，正好有一个是他的朋友。最终大家用两个月的时间达成了协议。那么我们作为中国律师，也参与进去了，而且也起了很大的作用，包括调解、提供资料、会议主持、方案的提供、和解条款的修订。 另外，我需要向您请教的，也是在美国发生的一个案件，是一家中国企业诉中国企业。这也是一个市场的考虑，是中国厦门的一家企业，想阻止我们台州的一家企业进入美国市场，所以在美国诉讼了。这个案件我也是选择了美国律师合作，但是在合作过程中，出现了一个我们意想不到的问题。我这边的当事人企业陷入了一个危机，基本上要进入破产程序了。我这边的律师费，是事先就收的，但是美国律师是按照小时来收的，一般定期会有一个账单。然后这个案件进展到前天的时候，我收到邮件。因为之前双方已经达成了和解协议，和解协议基本上条款已经确定了，但是我们这边的客户，因为财务问题，决定不签这个所谓的和解协议。那现在收到了一个motion，也就是要求强制执行这个和解协议。

所以我们现在很困惑。同时另外一方面，美国律师那边也对他的律师费提出了疑问，如果进入破产清算程序，他的律师费怎么去执行的问题。在这个阶段，我觉得我能起到的作用非常有限，请您给我一点建议。

第三，您没有理工科的背景，介入知识产权的纠纷或者诉讼，

是怎么弥补这个短板的。

冉瑞雪：我觉得你说的这个问题是非常现实的。337调查中其中有1/4到1/3的案件是中国企业的案件。包括你刚才说的最后美国律所发了账单钱收不回来，这也是这个市场上非常普遍的事情。这个是律师行业的共同的痛。这些具体怎么处理，我们可以课后交流。

至于你说理工科背景，其实我刚毕业的时候，我有在商标局干过，我有一点商标的背景。这些年我干的案子主要是技术型的案子、专利的案子和商业秘密案子。像这些纯粹技术性的案子，也不是我一个人在战斗，我背后有很大的团队。团队中都有各种技术背景的人。各种案例总会涉及到各种不同的产业范围和不同的技术，所以其实你也不可能苛求一个律师又懂生化，又懂机电，什么都懂。 所以，现在对于真正的在337调查，你要做leading counsel或者你要做co-counsel，你有技术背景应该是更好的。但是你如果没有技术背景，并不会影响你。因为只有做专利申请，是一定要技术背景的。但是如果你没有技术背景，因为其实337调查跟美国知识产权诉讼，更重要的是诉讼。你要知道在什么时候把握时机和解，要知道证据交换的义务怎么满足，怎么在这里为客户保护他的商业利益。我自己有一个特征，我的团队里面的律师告诉我的技术问题，我很快就非常清楚，知道该怎么跟客户、其他律师把一个技术的问题讲得非常清楚。

其实，在美国法院里面337调查的行政法官，相当部分是没有

技术背景的。美国国际贸易委员会才在近些年成为知识产权非常重要的争议解决之地。传统上，美国的法院它才是主要的知识产权纠纷的解决地。但是美国传统的法院，绝大多数的法官是没有技术背景的。美国是CAFC联邦巡回上诉法院，把专利案件收到一起作为上诉法院。而且上诉法院的法官，相当部分也是没有技术背景的。所以从这个角度来讲，你作为一个知识产权诉讼律师，重要的是在于你要把技术的东西理解明白讲清楚，而不在于你对于技术的细节要熟到什么程度。当然如果你对技术细节也很熟，当然更好。更重要的是，一个337调查案件也绝对不是一个律师个人英雄主义可以做到的，必然是一个团队。所以像这种情况下，必然会有合适的资源来做这个事情。