专利权的限制:先用权问题之再探讨

专利权的限制:先用权问题之再探讨

吴胜华

(安徽工业大学科研处,安徽马鞍山243002)

摘 要:我国现行5专利法6第六十三条关于先用权的条款,有时难以有效保障在先实施人的利益,同时有损社会公众利益,要在时间、范围、使用条件、权利内容和权利客体等方面加以调整,在保护专利权人的同时,更多地关注社会公共利益。

关键词:专利权;先用权;在先实施人;社会公共利益

中图分类号:D923.42 文献标识码:A 文章编号:1671-9247(2010)03-0023-02

OntheLimitationofPatentRights:Re-analysisofPriorityProblem

WUSheng-hua

(DepartmentofScientificResearch,AHUT,Ma.anshan243002,Anhui)

Abstract:Theprioritysystemistheimportantonethatisgenerallyadoptedinthepatentlawofthosecountriesintheworldthatisusedtobalanceinterestsofpatenteesandpatentexploitators.Byuseoftheclauseaboutpriorityinthearticle63inthecurrentPatentLawofChina,itissometimeshardtoguaranteeeffectivelythebenefitsofpatentexploitatorsandisatthesametimeharmfultopublicbenefits.Itisnecessarytomakeadjustmenttothetime,range,applicationconditions,contentofrightsandobjectofrightsanditneedstopaymoreattentiontothepublicbenefitswiththeprotectionofpaten-tees.

Keywords:patentrights;priority;patentexploitator;publicbenefits 我国专利制度自20世纪80年代建立以来,有效激励了发明创造,大力促进了新产品、新技术的传播和应用,有力推动了科技进步和经济社会发展,国家的核心竞争力得到前所未有的提升。然而专利权作为一种/私权0和/无形财产权0,[1]在有力推动社会进步的同时不可避免产生滥用和造成垄断现象,不但阻碍了新技术和新发明的诞生,还扰乱了市场竞争秩序,甚至威

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胁到国家的经济安全。因此,专利权在受到国家保护的同时也要受到一定程度的限制。我国5专利法6中有一部分条款就是为了规制专利权的滥用而制定的,先用权就是其中重要的条款之一。 一、先用权产生的必要性

我国专利制度实行/先申请原则0,其目的是鼓励发明人尽早将新成果申请专利。这不仅有利于促进新发明、新创造的传播和应用,让全社会整体受益,还可避免同领域研究者的重复研究现象,防止资源浪费。作为回报,要给与专利权人一定期限的排他权。但在现实中,申请人未必就是最先完成发明的人,最先实施发明的人未必最先申请专利。这就产生一个问题,如果有人在相关专利申请日前已独立完成该发明并付诸实施或者通过合法的途径掌握该专利技术后实施的,算不算侵权?如果算,对他们是否公平?从公平原则出发,同时避免社会资源的浪费,我国5专利法6第六十三条规定,此种情况在一定范围内的实施并不侵权。这就引出一个法律概念)))先用权(又称在先实施权)。由此可见,先用权是对在先实施人和申请人利益平衡的结果,也是公平原则和先申请原则在专利法实施中交叉融合的产物。 二、先用权产生的条件

我国5专利法6第六十三条第一款第(二)项规定:/在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。0由此可见,先用权产生必须要符合三个条件:一是时间条件:在先实施行为必须是在该项专利的申请日之前;二是范围条件:先用权的制造或使用行为,只限于原有的范围之内,

收稿日期:2010-02-21

作者简介:吴胜华(1977-),男,安徽巢湖人,安徽工业大学科研处讲师。

不得扩大该范围;三是使用条件:在先实施人必须在他人专利申

请日前至少已经做好了制造或者使用的必要准备。然而,何为专利法意义上的必要准备和原有范围,我国5专利法6并没有给出明确规定,这就容易出现在司法实践中不同的法官有不同的理解。在这种情况下,北京市高级人民法院出台了对业界具有重要指导意义的5关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)6。该意见第九十六条首次明确它们的含义。即必要准备是指已经完成产品图纸设计和工艺文件,已准备好专用设备和模具,或者已完成样品试制等项准备工作。原有范围是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。超出原有范围的制造、使用行为,就构成侵犯专利权。 三、先用权产生条件的探讨

首先,时间条件。我国5专利法6规定在先实施行为必须是在在后专利的申请日前。笔者认为,此处值得商榷。作为一项专利申请,其内容在公开日或公告日之前的任何时间对社会公

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众而言都是保密的、不可知的。如果有人在该专利申请公开日前独立完成发明并付诸实施,或者通过合法途经掌握了该专利技术却不能取得先用权,这不仅对于在先实施人不公平,而且也浪费社会资源,并同先用权的立法本意背道而驰。此外,公开日或公告日同申请日一样都是公开、确定的,在司法实践中同样易于把握。所以,笔者建议,将先用权产生的时间条件从申请日退后至公开日或公告日更为合适。

其次,范围条件。关于原有范围的界定,国内学术界讨论比较多,总体上有定量界定论和定性界定论两种观点,前期以定量

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界定论居多,[4后期以定性界定论占优。根据北京市高级人民法院5关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)6规定,超出原有范围的制造、使用行为,就构成侵犯专利权。由此可见,北京市高级人民法院倾向于定量界定论。而国外以定性界定论为主流。如德国专利法规定:/任何人在专利申请时,已经在国内实施了发明或者已经完成其必要准备的,专利权对该人不发

生效力,该人有权为满足本企业的需要,在本企业或者其它企业实施该发明。0可见,德国先用权人实施范围没有量的限制,而且先用权人可以是/本企业0,也可以是符合条件的其它企业。日本专利法规定:/在正在实施或正在准备的发明以及商业目的范围内涉及到提出专利申请专利权的,享有普通实施权0。可见,在日本享有先用权的人不仅没有实施上量的限制而且享有普通实施权。笔者倾向于专利先用权实施范围以定性界定为宜的观点。因为设立先用权的初衷就是基于公平原则同时有效利用社会资源,任何不超越原有实施方式、原有产业领域的扩大产能的行为都不应该视为侵权行为。

再次,使用条件。正如上述日本专利法所规定的,享有先行实施权的人既可以是/正在实施0,也可以是/正在准备0,没有我国5专利法6的/已经作好准备0的要求。已做好准备的在先实施人能享受到先用权,正在做准备的在先实施人就不能享受该权利,这样的要求和标准过于苛刻,于情于理都讲不通,而且/正在用权抗辨侵权诉讼或以不具有新颖性为由无效在后专利,社会公众也可以以使用公知技术为由抗辨该专利权而获得普遍实施[13]权。但如果是方法专利,则无论是哪种形式的销售都不会影响在后专利的新颖性。

第四,关于先用权与专利权的关系。先用权制度从某种程度上削弱了专利权人的权利,有人担心这会危及到专利权本身的存在。但正如前所述,先用权制度的适用有种种限制条件。先用权人从根本上达不到与专利权人分庭抗议的地步;同时先用权也不是一种单独存在的权利,它只是一种在专利纠纷中对

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抗侵权指控的抗辩权。专利权人不会因为先用权制度的存在而减弱申请专利的热情,反而会更加积极地申请专利,以使在先实施人的先用权尽量不成立;在先实施人也不会因为先用权制度的存在而怠于申请专利,反而会主动、及时申请专利以获取更大利益。所以,先用权制度完全可以做到既能保障在先实施人利益,充分利用社会资源,又能激发国民申请专利,促进专利制准备0相对/已做好准备0在司法认定中更具有操作性。只要有在申请日前完成的产品设计图纸或工艺设计文件以及生效的购买专用设备和模具的合同,就可以认定/正在准备0成立,而在申

请日前/已做好准备0则较难取证。[10]

因此,笔者认为,5专利法6先用权条款将/作好必要准备0改为/正在准备0更为妥当。 四、先用权本身的探讨

第一,关于权利内容。我国5专利法6第十一条规定,专利权人拥有制造权、使用权、销售权、许诺销售权、进口权等权利。那么先用权人是否也拥有上述权利呢?根据5专利法6第六十三条相关规定,先用权的权利内容是/仅在原范围内继续制造、使用0,即只有制造权和使用权,没有销售权。试问,没有销售权的先用权行为有何实际意义?它既不能保障在先发明人的利益也不能节约社会资源,更不会增加社会公众福祉,从根本上难以实现先用权制度建立的目的。基于此,北京市高级人民法院5关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)6中第九十六条特别规定:对依据先用权生产的产品的销售行为,也不视为侵犯专利权。这是对现行5专利法6先用权条款极为重要的完善和补充。为此,笔者认为,5专利法6先用权条款中应增加/销售权0和/许诺销售权0。唯有此,先用权才有实际意义。至于进口权,则要看先用权的原有范围。如果在申请日前有进口行为,就不能禁止先用权人申请日后的进口行为;如果在申请日前无进口行为,则先用权人自然没有进口权。

第二,关于权利客体。根据5专利法6第六十三条的规定:要适用先用权所涉及的产品或方法必须是相同的。但如果是等同的就不能享受先用权了吗?我国最高人民法院5关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定6就引入了等同原则。其中第十七条规定:专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。这就扩充了专利权的保护范围。而对于先用权却只局限于相同产品和相同方法,这就有违基于公平原则保护在先实施人利益之立法本意。在此,笔者强烈呼吁,5专利法6在此处应增加/等同产品和等同方法0。而这里评价等同的标准和专利侵权纠纷中评价等同的标准相同,这就将侵权抗辨标准和侵权判定标准统一起来了,更有利于实现专利权人、在先实施人以及社会公众三方利益的协调和平衡。 第三,关于先用权与新颖性的关系。先用权是侵权抗辨理由,而新颖性是无效专利理由。在先实施行为可能会影响到在后专利的新颖性。这里要分专利的类型来讨论。如果是产品专利,又要分制造商在保密情况下的销售还是非保密情况下的销售,如果是销售给特定的用户,双方有明示的或暗示的保密契约,[12]应属保密下的销售,就不会对他人在后申请的新颖性构成影响;如果是销售给不特定的用户,则会造成使用公开,这就会影响到在后申请的新颖性,如果是后者,发明人可以选择用先

度发展的双重目标。

五、结语

先用权制度是各国专利法中普遍都采用的用来平衡专利权

人和在先实施人利益的重要制度。[14]

它的适用条件与一个国家的经济、科技和文化水平息息相关。我国的专利制度在保护专利权人的同时,应更多地关注社会公共利益。笔者建议,我国现行5专利法6第六十三条关于先用权的条款至少要作五个方面的改进,才能适应目前的国情。具体是:第一,时间条件要退后,即将申请日变更为公开日或公告日;第二,范围条件要扩大,即任何不超越原有实施方式和产业领域的扩大产能的行为都不应视为侵权;第三,使用条件要放宽,即将作好必要准备更改为正在准备;第四,权利内容要增加,即增加销售权和许诺销售权;第五,权利客体要拓展,即将相同产品和相同方法扩展至等同产品和等同方法。

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[13]新专利法详解:第六十二条现有技术和现有设计抗辩[EB/OL].http://www.shangbiaofa.info/247a.html.[14]许明月.先用权析[J].现代法学,1991(3):36.

(责任编辑 王旭东)