专利[审查指南]的过渡问题

一、引言

2009年10月，美国某半导体公司因不服中国国家知识产权局对其一件专利申请案作出的《视为未提出通知书》，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销被告国家知识产权局作出的上述通知书。

二、基本案情

原告美国某半导体公司（以下简称“美国公司”）于1998年11月13日向国家知识产权局提交了一件名称为“场效应晶体管及其制造方法”的发明专利申请，该申请的申请号为981XXX（以下简称“98首次申请”），并于2007年5月18日被国家知识产权局授予专利权。

2006年12月29日，该美国公司就“98首次申请”提出了一件分案申请，该分案申请的申请号为20061XXX（以下简称“06分案申请”），并于2008年11月28日被国家知识产权局授予专利权，于2009年2月11日授权公告。

2009年1月16日，美国公司又向国家知识产权局提交了名称为“场效应晶体管及其制造方法”的发明专利再次分案申请，并在请求书文件中标明该再次分案申请的原申请是申请日为1998年11月13日、申请号为981XXX号的“98首次申请”，同时明确该再次分案申请所针对的申请是申请号为20061XXX、名称为“场效应晶体管及其制造方法”的“06分案申请”。

国家知识产权局于2009年2月4日针对该再次分案申请发出专利申请受理通知书，确定该再次分案申请的申请号为20091XXX、申请日为1998年11月13日、分案提交日为2009年1月16日（以下简称“09再次分案申请”）。

在“09再次分案申请”的初步审查阶段，国家知识产权局于2009年4月3日发出补正通知书，要求原告美国公司提交实审审查员发出的指出单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。由于该美国公司未能提供上述相应的通知书，国家知识产权局于2009年7月17日针对“09再次分案申请”发出了《视为未提出通知书》，认为该“09再次分案申请”的递交日在《专利法实施细则》（注：指2001年7月1日起施行的版本，以下简称《实施细则》）第五十四条第一款规定的期限届满之后，因而“09再次分案申请”的发明专利请求书视为未提出。

三、相关的法律、法规与行政规章及问题的产生

根据《实施细则》第四十二条第一款规定：“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请”。而《实施细则》第五十四条第一款规定：“国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续”。

在本案中，国家知识产权局发出针对“06分案申请”的授予专利权通知书的日期是2008年11月28日，而美国公司提交“09再次分案申请”申请文件的日期为2009年1月16日，如果以“06分案申请”的授权日计算，美国公司提出“09再次分案申请”的时间是在《实施细则》第五十四条第一款规定的收到授予专利权通知之日起2个月期限届满前，即2009年1月28日前，因而符合《实施细则》第四十二条第一款的规定。但国家知识产权局针对“09再次分案申请”发出的《视为未提出通知书》显然是以“98首次申请”的授权通知日2007年5月18日为基础进行计算的。

实际上，从《实施细则》第四十二第一款与第五十四第一款的规定来看，其仅限定了提交的分案申请的规定时间为办理授权登记的期限内，也即收到授予专利权通知之日起2个月期限届满前。而针对分案申请再次提出分案的情况下，其适用《实施细则》第五十四条第一款时的提交分案申请的规定时间是以最早的首次申请（如本案中的“98首次申请”）的授权通知日为基准还是以分案申请（如本案中的“06分案申请”）的授权通知日为基准，在《实施细则》中并没有给予限定。在本案中，国家知识产权局就“09再次分案申请”发出的《视为未提出申请》的法律依据实际上是2006年7月1日起施行的2006版专利《审查指南》。在2006版专利《审查指南》施行之前，对于本案中美国公司这样提出再次分案申请一直是被允许的，也即提交再次分案申请的规定期限以其所针对的分案申请的授权通知日为计算基准，这种期限计算方式符合《专利法》与《实施细则》的规定，且《审查指南》中并没有限定不允许。

而2006版专利《审查指南》修订后，对此类再次分案申请的提交时间进行了限定。在2006版专利《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节中规定了分案申请的递交时间：1“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请”。“对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案”。

可见国家知识产权局正是基于2006版专利《审查指南》的规定，发出了本案中的针对“09再次分案申请”的《视为未提出通知书》。

而在国家知识产权局针对2006版专利《审查指南》制定的《施行修订后审查指南的过渡办法》中明确了：2“对于2006年7月1日之后（含当日，下同）提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，适用修订后的审查指南的规定；2006年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，除以下规定的事项之外，自2006年7月1日起也适用修订后的审查指南的规定”。由于该《过渡办法》中并没有将2006版专利《审查指南》中第一部分第一章第5.1.1节中关于针对分案申请再次提出分案的规定作为除外事项，使得只要是于2006年7月1日之后提出的分案申请，即使其最先提交的首次申请是在2006年7月1日之前，也可能会因2006版专利《审查指南》施行后，由于对再次提出分案申请时间上的限定而被视为未提出。

由此看出，问题的焦点在于2006年7月1日起施行的专利《审查指南》中关于对提交再分次案申请的时间上的规定是否应当适用于最先首次申请的申请日为2006年7月1日之前的申请。

四、对专利《审查指南》过渡办法的思考

笔者认为，2006年7月1日起施行的专利《审查指南》中关于对提交再次分案申请的时间上的规定不应当适用于首次申请的申请日为2006年7月1日之前的申请。

根据《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）第八十四规定：3“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”也即任何法律、行政法规、或规章的施行应遵循“不溯及既往”的原则。由于分案申请都是相对于最先首次提出的专利申请作出的，也即是以首次申请为基础的一项申请人所拥有的权益，2006版专利《审查指南》中对提交再次分案申请的时间上的规定不应当适用于首次申请的申请日为2006年7月1日之前的专利申请。而应仅适用于对首次申请为2006年7月1日（含该日）的专利申请提出的分案申请。这样才更符合《立法法》第八十四条的原则，不至于对首次申请为2006年7月1日之前的申请人提交分案申请的权益造成损害。

以我国2009年10月1日施行的第三次修改后《专利法》的过渡办法为例。在改法前，《专利法》第二十条第一款规定：“中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条的规定”。也即按此规定，假设一个中国单位欲将其在国内完成的一项发明向外国申请专利，其必须先向国家知识产权局申请专利，然后即可就同一发明向外国申请专利。

而在2009年10月1日起施行的第三次修改的《专利法》第二十条第一款中规定为：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行”。可以看出，《专利法》第三次修改后，对于将在中国完成的发明向外国申请专利的条件进行了限定，也即必须先经过国务院专利行政部门的保密审查。既使是对于申请人已经先向国务院专利行政部门申请了发明专利的，欲将同一发明向外国申请专利时，也须经过保密审查后方可就该发明向外国提出专利申请。

那么，假设仍是前面提及的一个中国单位，其于2009年10月1日之前向国家知识产权局提交了一件发明申请，并假定此发明是在中国完成的，该中国单位如果于2009年10月1日之后就同一发明又向外国申请专利，是否需要经过保密审查呢？显然答案是否定的。因为其最早提出中国发明专利申请的申请日是在第三次修改的《专利法》施行之前，根据《立法法》第八十四条中“不溯及既往”的原则，该中国单位就其已经向国家知识产权局提出过专利申请的发明准备向外国专利申请时就适用修改前的《专利法》。也即其可以直接向外国提交专利申请，如果此时仍要求该中国单位按修改后的《专利法》第二十条第一款规定进行保密审查，显然不符合《立法法》中“不溯及既往”原则，是对申请人的权益构成了不正当限制，且产生了要求该中国单位既遵循修改前的《专利法》（先向国家知识产权局提出申请），又遵循修改后的《专利法》（经过保密审查）的矛盾现象。

对于作为法律、法规的《专利法》与《实施细则》，其施行中的过渡办法应当符合“不溯及既往”的原则，对于作为国家知识产权局部门规章的专利《审查指南》同样如此，其中任何一项规定的施行应当符合《立法法》“不溯及既往”的原则。法律作为规范人们行为的规则，应当具有普遍性和可预测性，法律“不溯及既往”是法治的一项基本原则，近代各国法律中一般都确认法无溯及力的原则。法律“不溯及既往”原则有保障民事权益的功能。4专利权作为知识产权的一种主要形式，具有其民事权利性，也即从其性质上来讲属于私权的范畴。国家对申请人提出的专利申请的审查行为、授权行为，实际上是对民事主体民事权利合法性、真实性的一种审查，或者是一种公示、公信。5作为调整、规范这种民事权利的《专利法》、《实施细则》等法律、法规，乃至作为部门规章的专利《审查指南》的施行，都应遵循“不溯及既往”这样一项基本的法律原则。除非有为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。

五、结论

关于2006版专利《审查指南》中对于提交再次分案申请的时间上的规定不应当适用于首次申请的申请日为2006年7月1日之前的申请，而应当仅适用于申请日在该《审查指南》施行后首次提出的专利申请。进一步而言，施行国家知识产权局部门规章的专利《审查指南》的过渡应全面符合我国《立法法》中“不溯及既往”的基本原则，只有这样才能更好地保护专利申请人或专利权人的权益，也使我国知识产权领域的法制建设更加完善。