美国专利法改革2011年最新动向

美国专利法改革2011年最新动向

国家知识产权局条法司：董 琤 李敬东 王韦玮

2011年3月8日和6月23日，美国参议院、众议院分别通过了题为《美国发明法案》的专利改革提案，对现行美国专利制度实施重大改革，旨在提高专利审批效率、更好保护发明创造者权益。这标志着自2005年以来的美国专利法改革终于取得了实质性突破。由于两院批准的提案内容十分接近，并且奥巴马政府已公开表明支持该法案的立场，故《美国发明法案》最终获得批准的希望大大高于以往。该法案是自1952年以来美国专利制度的最全面的改革，一旦经总统签署生效，将对美国的专利政策和实践产生深刻影响。

2011年3月8日和6月23日，美国参议院、众议院分别通过了题为《美国发明法案》的专利改革提案，对现行美国专利制度实施重大改革，旨在提高专利审批效率、更好保护发明创造者权益。

专利法改革提案在参、众两院均获得通过，标志着自2005年以来的美国专利法改革终于取得了实质性突破。由于两院批准的提案内容十分接近，并且奥巴马政府已公开表明支持该法案的立场，故《美国发明法案》最终获得批准的希望大大高于以往。该法案是自1952年以来美国专利制度的最全面的改革，一旦经总统签署生效，将对美国的专利政策和实践产生深刻影响。 1

本次改革可以追溯到2003年2月，美国专利和商标局（以下简称专利局）提出了《21世纪战略计划》，强调提高专利质量和协调美国专利法与其贸易伙伴专利法的必要性。2003年10月，美国商务委员会提出题为《为了促进创新：竞争和专利法律政策之间的适当平衡》的报告；2004年美国国家科学研究院在对专利法进行了全面详细的研究后提出了题为《21 参议院提案S.23，America Invents Act；众议院提案H.R.1249，

Leahy-Smith America Invents Act

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世纪的专利体系》的研究报告。这些报告中提出了美国专利政策中存在的一些问题，如专利质量、对自由竞争的不利影响等，为专利改革法案的提出提供了基础。

与此同时，许多人认为美国现行专利体系破坏了发明创新的平衡，大企业穷于应付日渐增长的专利诉讼，无法集中精力创新，诉讼费用占企业成本的比例显著提高，正常的经营活动受到严重干扰。另一方面，专利局积压严重、审查期限长、授权专利存在问题。这些都促使人们提出对专利制度进行改革的要求。

正是在这样的背景下，“专利改革法案2005”于2005年6月正式向众议院提出，该提案希望实现三个改革目标：(1)提高专利质量；(2)减少失控的专利诉讼；(3)将美国专利法和世界其他国家统一。该法案最终未获得通过。2007年，改革法案在众议院获得通过，但在参议院遭到否决。2009年3月初，美国参众两院再次启动了专利改革的程序，这一次，改革法案通过了参议院的审议却未能在众议院通过。2011年新会期才刚开始，美国参议院

该提案于3月8日获得参议院通过之后，众议院的《美就再一次提出2011年专利改革提案。

国发明法案》于3月30日正式提交审议。6月23日，众议院投票通过了此项提案。参众两院通过的这两项关于专利法改革的提案内容基本相同，为形成最终的法案由总统签署生效奠定了良好的基础。 32

本次美国专利法改革提案（以下简称改革提案）主要涉及以下六个方面的内容，即，与实体专利法相关的内容、专利授权后的重审程序、专利申请授权程序的修改、专利局财政和机构的改革、优先审查及对小型实体的扶持措施，以及专利诉讼和管辖。 4

（一）实体专利法相关内容

在实体专利法方面，改革提案带来的主要变化是，将先发明制改为先申请制、取消现有技术的地域限制、调整宽限期的适用范围、调整最佳实施方式的公开要求、取消在外国完成的发明作为现有技术的限制、调整关于先用权的规定。这些方面的改革与实体专利法的国际协调有密切联系，改革结果将使美国的专利制度与各国专利制度趋于接近，也将为美国在实体专利法的国际协调中一贯的积极立场提供有力的支撑。

除此之外，实体专利法方面的改革内容还涉及对商业方法专利的审视。 2

3 S.23。 H.R.1249 4 鉴于参众两院的提案内容比较接近，本文一并进行介绍

1. 发明人先申请制 (first inventor to file)

美国专利制度中的先发明制将改为先申请制。要求保护的发明的“有效申请日”定义为申请的实际提交日。随之进行的相应修改是，现行的“抵触程序”（interference，确认谁为先发明人的程序）将会取消，代之以“溯源程序”（derivation，确认先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人）；“专利上诉及抵触委员会”将更名为“专利审判及上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）”。另外，改革提案要求“小型企业管理委员会”就取消先发明制的效果进行研究并向国会提交报告。

世界上绝大多数国家都采用先申请制，唯有美国目前仍采取先发明制，即专利授予最先做出发明创造的发明人。鉴于专利法国际协调的要求，并且美国众多的申请人也在国外申请专利，已经熟悉和习惯先申请制的要求，因此2005的改革法案中就提出将先发明制改为先申请制。尽管美国国内仍有对先申请制的质疑，担心影响小发明人的利益，在改为先申请制的问题上争论并不很大，但提案仍要求对改革的效果提交报告。

2. 宽限期

现行美国专利法的宽限期是12个月，可以享受宽限的行为不限于与发明人自己有关的行为。改革提案没有修改12个月的期限，但将不构成现有技术的公开行为修改为限于发明人或共同发明人自己进行的公开行为，或者直接或者间接源自发明人的公开行为。

目前世界各国有关宽限期的规定各有不同，区别主要体现在宽限期的时间长度和适用范围。在时间上，各国分别规定在申请日或优先权日之前的6个月或12月内；在适用范围上，美国的范围最宽，包括任何人进行的发表、公开使用等任何公开行为；我国及许多欧洲国家所适用的范围较窄，只有申请人在特定的展览会或学术会议上的公开行为及未经申请人同意的公开行为才能享受宽限期；还有一些国家，包括日本、韩国、俄罗斯及多数非洲和拉美国家，将该范围限于发明人公开及源于发明人的公开行为。美国专利法此次修改之后，在宽限期的规定上与日、韩、俄等国靠近。另外，近年来欧洲一些国家也主张将宽限期的范围扩展到发明人的公开行为及源于发明人的公开行为。

3. 扩大现有技术范围

改革提案提议修改美国专利法第102条有关现有技术的规定，现行条款中规定世界范围内的以专利、公开出版物形式公开以及美国境内公开使用、销售而公开的技术构成现有技术。改革提案取消了地域的区分，即世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或者其他方式为人所知的技术均构成现有技术。

这一修改与世界各国的专利制度的发展趋势是一致的。

4. 关于公开的要求

按照现行美国专利法的规定，专利说明书中需记载“最佳实施方式（best mode）”，这一要求既是授权条件之一，也可作为无效或者使专利权不能行使的理由。提案保留了公开最佳实施方式的要求，但不再将其作为无效或者使专利权不能行使的理由。

这一修改使美国的专利制度与其他国家的做法趋于一致。

5. 关于先用权制度

美国发明人保护法案1999规定了“第一发明人抗辩”规则，即所谓的先用权原则。根据美国专利法第273条，某些情况下在先发明人虽然丧失了获得专利权的机会，但是可以在原有范围内继续实施该专利技术，而不视为侵犯专利权。但这种“第一发明人抗辩”仅适用于商业方法。

改革提案建议将此先用权原则从商业方法扩展至在美国进行的各种商业使用行为。但是，这种商业使用须早于申请日之前1年或者享受宽限期的行为之前1年，以较早的时间为准。此外，改革提案中要求专利局研究其他国家的先用权制度并提交报告。

改革提案对先用权的修改从某一角度扩展了先用权的范围又从另一角度限制了先用权的范围，体现了先用权与宽限期规定的衔接。对于采取较宽范围宽限期的国家，在申请日之前12个月内由发明人进行的公开行为或从发明人处了解发明或经其允许的人进行的行为均可以享受宽限期，则发明人在公开其发明时就没有丧失取得专利权的后顾之忧。但是如果别人由此获知了发明并投入使用而能够享受先用权的话，则对发明人不利，因此日本等采用此类宽限期制度的国家规定，先用权限于在申请日之前独立完成的发明。本次改革提案中对先用权的限制保证了发明人享受宽限期的权益。

6. 删除对在外国完成发明创造的限制

改革提案删除了现行美国专利法第104条和157条关于在外国完成的发明创造的规定，即所谓的“Hilmer原则”。该原则限制在外国完成的发明创造的现有技术效力，与其他国家的普遍实践不相一致。

7. 对商业方法专利的审视

改革提案要求专利局建立一个过渡期为10年的授权后重审程序，以特定的标准和程序重新审视商业方法专利的有效性。此外，提案中还规定，在评价发明的新颖性、非显而易见性时，任何用于降低、避免或者延缓纳税责任的策略将被视为不足以使要求保护的发明与现有技术相区别，实际上这就意味着此类发明不能被授予专利权。

这两个修改建议显然与Bilski案件的影响有关。美国一直坚持对专利法第101条可专

利的主题作最为宽泛的解释，认为除了自然规律、自然现象和抽象概念之外，一切皆可授予专利权。但实践中出现的大量有问题的专利使许多人对商业方法是否应被授予专利提出了质疑。

（二）关于授权后程序

在美国，挑战专利有效性主要在法院与侵权诉讼一并解决。1981年和1999年，美国先后建立了单方再审和双方再审程序，希望利用行政途径的高效性缓解专利确权的诉讼负担。

本次改革提案建议，取消双方再审程序（inter-parte reexamination），设立授权后重审程序（post-grant review）和双方重审程序(inter parte review) 。

新设立的两个程序的启动时间和理由有所不同。启动“授权后重审程序”的时间为专利授权之日起1年以内，可以以任何无效专利权的理由启动；而启动“双方重审程序”的请求则需在专利授权1年以后或者“授权后重审程序”终止之后方可提出，并且只能以专利或出版物为证据，以新颖性、非显而易见性为理由。

两个重审程序均由专利审判和上诉委员会审理。针对上诉委员会在上述两种重审程序中作出的决定，均可向联邦巡回上诉法院上诉。此外，提案要求专利局公示每个重审案件从启动到作出书面决定所花费的时间。

除上述两程序外，改革提案还引入补充审查制度，允许专利权人请求专利局考虑、重新考虑或者更正与专利相关的信息。在补充审查中若发现新的关于专利性的实质问题，则可以启动再审程序。

如前所述，耗时、费力、费用惊人专利诉讼使许多大企业不堪重负，专利诉讼对正常经营活动的严重干扰是此次专利法改革的重要动因之一。2005、2007、2009年的改革提案均涉及对专利局授权后程序的改革，分别提出了设立授权后异议（opposition）、重审程序（post-grant review）、撤销程序（cancellation）的建议，体现出希望通过快捷高效的行政程序清除问题专利的迫切要求。此次提案将“双方再审”一分为二，成为新的“授权后重审”及“双方重审”程序，在时间安排上类似于我国已摒弃了的撤销加无效的安排，但理由上则相反，授权后12个月内可提出任何理由，12个月后提出的限于新颖性、创造性理由。但是总体上这一改革方案突显的是对提高效率和降低成本的追求。利用行政机关便捷、高效的程序将专利纷争有效分流并迅速解决，更好地维护权利人的权益并为自由竞争创作良好环境。

（三）专利申请的授权程序

为了提高专利权的授权质量，改革提案针对专利申请的授权程序提出了一些修改建议，包括调整发明人宣誓或声明的有关要求、允许发明人的受让人提交专利申请，以及允许第三方在专利审查期间提交现有技术等。

（四）专利局的财政和机构改革

1．赋予专利局更大的财政自主权

根据改革提案，专利局被赋予设立、批准和收取费用的权力，并取消了转移费用的制度。按照现行转移制度，专利局所收取的专利费用的一部分要被转移给美国政府的其他机构使用。提案还建议设立专利局公共事业周转基金用以代替财政拨款，该基金不受财年的限制。此外，专利局还可以为参加知识产权项目的非联邦雇员提供日常及差旅费用，为行政法官设定工资标准。

提案要求专利局长每年向国会提交年度报告，内容包括每年的支出计划、预算及财务审计结果，专利局的运行计划、支出和人员状况，专利局的长期计划及进展。

与美国专利局现行的财政政策相比，改革提案通过废止费用转移制度，增加专利局的资金来源；通过设立周转基金，增强资金运作灵活度；通过赋予专利局设立某些费用的权利，扩大了专利局在财政方面的自主权。美国专利局长卡波斯在提案获得众议院通过的当天即发表声明，为众议院允许专利局得到全部收费而感到鼓舞。声明中强调充足的资金支持对于专利局有效履行其核心任务至关重要。

2．设立卫星局（satellite offices）

提案要求专利局在三年时间内建立至少3个卫星局（satellite offices）。目前首个卫星局已在底特律成立，以美国黑人发明家“Elijah J. McCoy”命名。

（五）优先审查及对小型实体的扶持措施

与2005、2007、2009的改革提案相比，2011提案中增加了数项关于优先审查及对小型实体的扶持措施。

提案明确授权专利局可以制定规则，应申请人的请求针对对经济或国家竞争力具有重要意义的专利申请进行优先审查。

针对小型实体，提案1. 进一步明确小型实体和微型实体的定义，2. 允许专利局减少某些收费以利于小型和微型实体提交专利申请，具体而言，维持对小实体主要费用50％的减免，增加面向微型实体75％的费用减免；3. 要求专利局利用可用资源设立监察项目

（ombudsman program），为小型实体和独立发明人提供与专利申请相关的帮助与服务；4. 要求专利局支持知识产权协会建立公益项目，在财力上帮助财力不足的独立发明人和小型实体；5. 对于政府与非盈利机构就政府所有、承包商运作的设施签订政府出资协议的情况，降低必须付给政府的收入比例（从75%降至15%），并相应提高给予小型商业机构的比例（从25%提高到85%）。 5

（六）专利诉讼及管辖

在2007、2009年的专利改革提案中，争议最大并最终导致提案难以通过的内容是侵权赔偿数额的计算问题。此次提案中没有再涉及这一问题，而是将其交由法院处理。有关专利诉讼及管辖的内容在本次提案中涉及以下几项，即，故意侵权的判定条件、错误标识的处罚、取消各州法院对专利、植物品种保护或版权的法律诉讼的管辖权、赋予联邦巡回上诉法院对专利或植物保护的上诉的独有管辖权等。

美国专利法改革历经10年，终于迎来了最接近成功的时刻。参议院和众议院先后于2011年3月8日和6月23日通过改革提案，目前正在对两院提案进行协商和调和，随后的提案将提交美国政府审议，一旦经奥巴马总统签署，此项自1952年来对美国专利制度最大规模的修改法案将生效实施，其必将对美国的专利政策和实践产生深刻的影响。

5 美国专利法第202条（c）(7) （D）：要求只有经过合理调查后不可行时，否则应将主题发明许可给中小企业；（E）：如果是非营利机构，就资助协议所规定的政府所有、承包商运作的设施而言，要求 (i)在支付专利申请成本，许可成本，发明人工资，及支付主题发明管理而产生的费用后，承包商在任何财政年度所获得的许可费或收入余额的最高相当于该设施5％的年预算，应由承包商用在科学研究、开发和教育设施，从而与该设施的研究开发使命和目标一致，也可以用在可以增加该设施其他发明许可潜力的活动。倘若上述余额超过该设施年度预算的5％，则其超过部分的75％上缴美国财政部，剩余的25％用于(D)款中所述的相同目的；