技术标准中必要专利的认定

　　[摘要]经济全球化使越来越多的企业和国家认识到技术标准的重要性，纷纷投入大量的人力、物力和财力去制定、推广技术标准，以期获得巨额垄断利益，使技术标准成为保护国家、地区利益的技术壁垒。而技术标准的实施和相关专利实施许可中的首要问题便是“必要专利”的认定。这也是促进专利许可公平、合理实现的关键因素。“必要专利”的认定应当考虑技术因素、法律因素。同时应当排除商业因素。目前的许可实践是由专利权人、专利许可组织或由其聘请的专业人士来认定“必要专利”。但这一认定的单方性有失公正，引入第三方专利评估机构独立承担认定工作是避免不公正的有效途径。 中国论文网 http://www.xzbu.com/4/view-12498.htm　　[关键词]技术标准；必要专利；认定标准；认定主体 　　[作者简介]王学先，大连理工大学管理学院法学所所长，副教授；杨异，大连理工大学人文学院法律系副教授。博士在读，辽宁大连。116024 　　[中图分类号]DF523.2　[文献标识码]A　[文章编号]1004-4434(2011)10-0040-05 　　 　　高新技术的不断发展，专利数量的迅速增长及专利技术产业化程度的不断发展加快，促使技术标准中大量纳入专利技术。专利技术的进入使产业界的利益格局产生了巨大的变化。专利权的存在使得实施技术标准时避免侵犯该专利权的唯一办法就是获得专利权人的许可。而获得授权许可往往要以向相关权利人事先支付巨额的使用费作为条件。专利数量的多少、专利受保护的状态直接决定着技术标准实施者的利益以及未来消费者的成本。目前关于技术标准的知识产权问题研究大多集中于对专利权利滥用、垄断等违法行为的事后法律救济，而要从根本上解决权利滥用，则需要从技术标准中必要专利的认定标准与认定主体出发。 　　 　　一、技术标准中必要专利认定重要性分析 　　 　　一般情况下。知识产权方案是技术标准的重要组成部分，在研究和制定技术标准时该知识产权所涉及的技术是否是技术标准所必需的技术，即确定它是否为必要专利。成为需要考虑的首要问题。技术标准中必要专利认定重要性具体体现如下：第一，必要专利的认定是技术标准实质的要求。技术标准其实质就是对技术要达到的水平划一道线，没达到这条线的就认定为不合格技术。而这一水平并不一定代表最高水平。知识产权具有专有性、地域性和时间性的特点，而标准技术则具有通用、成熟、无偿使用、广泛使用的特点，标准化机构在采集标准时也希望尽量避免涉及他人的知识产权。但是，随着高新技术的发展，在高新技术领域内制定技术标准时，通常是没有现有的通用技术可以采集的，所以，别无选择地必须将专利技术纳入标准。但标准代表群众的利益，具有浓厚的公益色彩，其致力于降低一定的市场范围内商品和服务的供方和需方的成本的特征要求被纳入技术标准的专利技术只能是必要专利。第二，必要专利的认定是确定技术标准中的是否具有不可替代性不可或缺的环节。只有适格的主体。通过合理的认定标准和严格的认定程序，才能确保技术标准中的专利技术是不可替代的。如果某一项技术没有经过认定就能轻易的被纳入技术标准。那将导致一些企业为了以后能获取高额的许可费用或占有垄断地位不惜采取一切手段将其专利技术归入技术标准中。第三。必要专利的认定能减少专利权利滥用及垄断等违法行为。由于技术标准有强化专利实施的效果，甚至可能产生市场力量，专利权人可能会在专利并入技术标准后，收取高额许可费，或联合许可，或拒绝许可，或违反标准设定组织程序不披露专利信息。而在制定技术标准时预先对必要专利进行认定可大大减少上述问题的出现。 　　 　　二、技术标准中必要专利认定标准具体分析 　　 　　技术标准中必要专利的认定标准的确定有助于保证只有必要专利才被纳入到技术标准。有助于从根本上防止滥用专利权的行为。使技术标准真正实现协调社会资源合理配置，促进社会科技的发展的作用。目前各国主要从技术上的不可替代性来认定必要技术，但这种单一的认定标准难免会有失偏颇。下面分别对技术因素、法律因素和商业因素作具体的阐述。 　　 　　1　技术因素 　　技术因素是指专利技术在技术上的无可替代性。这种技术上的无可替代性主要体现为该专利技术及标准与针对的产品或方法有直接的联系，该技术的必不可少性使得没有其他的非专利技术可以代替它。专利技术能否构成必要专利的首要因素是在技术上进行考虑。这是由于技术选择过程是技术标准制定过程的本质，在实现特定技术目标的过程中。某些技术要求或技术规范必须成为产品或服务的构成要素。从根本上说，技术标准的制定就是通过技术的择优过程来实现技术目标。因此，一项专利技术能否成为必要专利必然首先取决于它能否满足技术上的要求。区域标准化机构(CEN)、国际标准化机构(ISO、IEC、ITU)、国家标准化机构(AN$I)以及民间标准化组织(IEEE)等组织纷纷出台知识产权政策来解决技术标准并入专利引起的标准阻抑和竞争阻碍问题。从技术原因考虑，技术标准包含专利权和类似权利的条款是合理的。因为即使在标准设定过程中将涉及的专利、专利申请信息及时披露，潜在的标准采用者和遵守者也不能找到替代并人专利的替代性技术方案。制定技术标准的唯一办法便是将此项专利技术纳入技术标准。 　　 　　2　法律因素 　　法律因素是指在认定必要专利时必须要考虑的该专利是否有效、专利权利的内容等因素。首先，专利具有地域性和时效性。专利保护有严格的地域限制。一个国家的专利局依照本国的专利法所授予的专利权，只在本国法律管辖范围内有效，在其他国家或地区是无效的。取得专利权的发明创造，只能在授予该专利权的国家得到承认，受到该国的法律保护，其他国家没有任何保护的义务。法律对专利的保护也是有时间限制的。专利权人只有在法律规定的期限内，才能对其取得专利的发明享有专有的制造、使用和销售等权利。一旦期限届满，专利权人即失去了该权利。这项发明自然地成为公有技术，任何人均可无偿地利用。国际上对发明专利权的保护期通常为15-20年。实用新型、外观设计专利权保护期通常低于10年。因此，超出专利保护地域或者保护期限的专利不能被认定为技术标准的必要专利。其次。不同国家的法律对专利权内容的规定各不相同，存在一定冲突，对专利权的保护范围也不同。如日本专利法规定，产品专利权的内容包括制造、转让、出租、进口专利产品，为转让、出租而提供仅限于制造专利产品所使用的物等：澳大利亚专利法规定的产品专利权的内容包括制造、销售、出租或者其他处置专利产品的行为，或为以上行为而许诺，或使用该产品，或进口该产品，或为上述活动而保管专利产品等。而根据我国专利法的规定，产品专利权的内容包括制造、使用、销售、许诺销售、进口专利产品。在不同国家。就“出租”技术标准产品的行为而言，是否构成侵犯他人专利权的情况也各不相同。根据不同法域的专利法，即使是同样的技术标准，

特定专利的权利要求能否构成技术标准的必要专利也不同。比如。某种特定的实施技术标准行为在有的国家需要经过专利权人的许可，而同样的实施行为在另一个国家就不需要经过许可。因此，对于技术标准中必要专利认定的问题。专利的必不可少性和有效性是必要考虑因素。另外，不同国家或地区的专利法对专利权内容的差别性也要纳入考虑因素中。 　　 　　3　商业因素 　　商业因素是指一项技术从技术因素来看可以替代专利技术。但技术标准制定主体纳入该项技术的成本比专利技术还高。导致使用该技术在商业上不可行的因素。对于商业因素是否应作为必要专利的认定因素，主要有两种观点，一种观点认为，商业因素应作为必要专利的认定因素，例如美国电气电子工程师协会(IEEE)规定，构成必要专利必须要满足“没有任何商业和技术上可行的非侵权替代技术”；而另外一种观点则认为，商业因素不应作为必要专利的认定因素。如欧洲电信标准协会(ETSI)规定，“必要”是基于非商业的技术理由，考虑正常的技术实践和标准化时的技术发展水平来判断。 　　一般来说。专利纳入技术标准能提升标准品质，促进专利技术推广与应用，提高消费者福利，但也会产生标准阻碍和限制竞争问题，阻碍标准的采用和遵守，限制市场竞争，损害消费者利益。技术标准纳入专利后会产生的阻碍作用，主要是因为如果标准设定组织成员将某一项专利技术纳入技术标准后，又发现该项技术侵犯了某一项专利权或者专利权人知道标准设定组织已经选定其专利技术作为优先的方法后。可能会索取比在标准设定前进行的谈判中更高的许可费。与标准设定组织没有实际上授予专利市场力量之前专利许可可能达成的许可费率相比。专利权人可获得更高专利许可费率，这便会从很大程度上阻碍技术标准的采用。而限制竞争也是技术标准中十分常见的问题。由于技术标准性质和特征，一旦专利并入技术标准。技术标准有强化专利实施的效果，一些标准提案人为限制竞争故意不披露技术标准中专利信息，或收取高额许可费，或拒绝许可，或不正当的专利联合许可，产生或试图产生垄断，从而减少消费者福利。因此，如果能够以一项非专利技术替代技术标准拟采用的专利技术，不能仅因为其商业因素而将其认定为必要专利。 　　综上所述，技术因素的存在使得被认定为必要专利的技术是不可替代的。没有其他的非专利技术可以取代它；法律因素有利于将无效专利排除在技术标准之外，避免无效专利的使用许可构成滥用知识产权的商业欺诈行为；而商业因素因其与技术因素在根本上是冲突的。并且可能导致标准阻碍和限制竞争问题，因而不能作为技术标准中必要专利的认定标准之一。因此。必要专利的认定应当考虑技术因素、法律因素，同时排除商业因素。 　　 　　三、技术标准中必要专利认定主体 　　 　　标准的本质在于统一。标准的这一本质赋予了标准以强制性和约束力，即在某一领域内凡是接受标准的参与者都必须遵守该标准的规定。按照其要求进行生产经营。一项专利技术成为技术标准中必要专利只有由合格的主体来认定，这样才能实现技术标准提升标准品质，促进专利技术推广与应用，提高消费者福利的目的。 　　 　　1　必要专利认定主体的确定中存在的问题及分析 　　必要专利的认定在实践中的一般做法是。专利权人或专利许可组织给出其所认定的实施技术标准的必要专利，进而要求标准使用者支付这些专利申请授权许可费。由于专利权人或专利许可组织单方面确定必要专利。其准确性和有效性令人怀疑。现代“专利联盟”特别是大型“专利联盟”采取了一些程序性措施来提高和显示必要专利确定的公正性，如专门制定一套程序或请第三方专家来认定必要专利，这种程序在一定程度上保障了必要专利认定的公正性。但是。技术专家是由专利权人或专利许可组织负责雇佣并支付费用的。其是否能真正的“中立”也令人担忧。以MPEG(Moving Picture Expert Group，运动图像专家组)专利池为例，MPEG 2的必要专利是由专利池的成员协议成立的独立专利管理机构MPEGLA负责组织专家评估。专利权人作为一个集体为存在的利益动机去结合其竞争性专利并排斥其他竞争者的专利，而专家都是由这个集体的成员直接聘请，在利益驱动下专家的独立性是很难保障的。尽管专利池成员将保证专家的报酬和将来的续聘和评估结果的无因性，但其实效性还有待观察。既然由专利权人或专利许可组织来认定必要专利的做法不能保障公正与独立。那么由标准化组织来认定必要专利是否可行?笔者认为。无论是从最终法律效力，还是从实践和理论上来看，标准化组织都不适合作为必要专利的认定主体。首先，标准化组织单方面认定的必要专利也不具有法律上的最终效力。标准组织的认定只能说是对指导标准制定。帮助标准制定专家作出更合理的选择，确定各专利之间的基本关系以及技术标准中所包含的专利数量有一定的帮助。这些被选定的技术是否落入了他人专利的保护范围，则是法律问题。并不应该由标准化组织来认定。标准化组织的工程技术人员也没有这个能力。通常只有通过法院对当事人之间就实施标准的行为是否侵犯某一项专利作出裁判。审查该专利是否包含必要技术。因此，必要专利的认定最终效力是由司法来确定的。其次。在目前的技术标准专利许可实践中。标准化组织都没有对必要专利进行认定。无论是国际电信联盟(I，TU)专利政策规定，还是共同的欧洲标准化组织(CEN／CENELEC)规定，或是美国国家标准学会(ANSI)中《美国国家标准的制定和协调程序》的规定。标准化组织均不负责提供关于专利或类似权利的证据有效性以及其范围的全面的权威信息。最后，标准化组织作必要专利的认定主体在理论上也是不可行的。虽然标准化组织在标准制定的讨论中确定相关专利的必要性具有一定的优势，也集中了相关技术领域中的技术专家，对于标准的技术内容及其未来的实施方式有着外人难以企及的深刻认识。但是。标准化组织的认定也存在非常突出的问题，第一是标准制定中商业游说非常普遍，难以保证标准化组织(包括其成员、标准制定工作组成员)不受商业游说的影响，这将导致标准化组织在标准制定的过程未必是选择最好的技术的过程；第二是在技术标准的制定中必要技术的认定标准不仅仅是技术因素，同时还要考虑法律因素。而多数标准化组织认为标准化组织的工程技术人员不具备这种判断能力：第三是正因为技术标准的认定同时需要考虑技术与法律两个因素，如果由标准化组织来担任这项认定工作，将会耽搁技术标准的制定进程，使标准制定工作的方向发生错误。 　　 　　2　必要专利认定主体的确定 　　必要专利认定主体的确定主要有两类做法。一类是由标准化组织认定，另一类是由专利权人或专利许可组织认定。由标准化组织认定的做法在实践中并不常见，而由专利权人或专利许可组织认定却是实践中的一般做法。如WCDMAf

Wideband Code Division Multiple Access。宽带码分多址)联盟必要专利的认定包含两个阶段。第一阶段是专家评估。由独立的第三方专利评估机构――国际专利评估联盟(Intemational Patent E-valuation Consortium(IPEC))实施；第二阶段是授权人的异议阶段，其他专利权人可以对专家评估出的必要专利提出异议。最后顺利通过上述两个阶段评估程序的必要专利才能进入专利。 　　但如前所述，无论是由标准组织还是由专利权人或许可组织认定，都有其自身不足。能否找到一个融合点，使得认定标准中的技术因素与法律因素能够同时被考虑，同时又能够能避免不公正，笔者认为WCDMA联盟的做法很可取，由第三方专利评估机构作为技术标准的认定主体能够避免以上的各种不足。首先，在实践中已经存在着由第三方专利评估机构作为必要专利的认定主体的实例。如上文中提到的WCDMA联盟的必要专利由国际专利评估联盟来认定。除此之外。1998年2月41个主要的移动通信技术商建立了“3G专利平台”(3G Patent Platform)。3G专利平台是独立于3GPP技术标准制定机构之外注册成立的专门公司，其下又有两个专业职能部门，一是“许可管理机构”(Licensing Administrator,LA)，二是“专利评估机构”(Patent Evaluation Mechanism Administrator，PEMA)。评估服务提供商(ESP)直接挑选评估专家，而不是由专利授权人挑选。其次。将必要专利由独立的第三方专利评估机构来认定，能够排除人们对由专利池的成员直接聘请的专家能否独立执行评估标准的怀疑，避免标准化组织中存在的商业游说行为。被许可人也可以不必再来承担鉴定任务。因为第三方专利评估机构专门从事专利评估机构事务。其评估资格是经过严格的认定才能够取得的，评估的过程不受评估结果的影响。再次，第三方专利评估机构，如国际专利评估联盟，它们的成员包括15家专利法律事务所，而且来自全球不同的国家和地区，聚集了相关的技术领域中技术专家和法律专家，在必要专利的认定中，能够同时考虑技术因素和法律因素，避免标准化组织作为认定主体时存在的单一性问题。最后。第三方专利评估机构的认定虽然也不具有法律上的最终效力。但法院对专利中是否包含有必要专利的裁判最终也是需要以其委托的第三方专利评估机构作出的鉴定结论为依据。第三方专利评估机构作为必要专利的认定主体的同时允许其他专利权人对专家认定的必要专利提出异议，给专利实施者提供一条事前救济的途径。如果其他专利权人或被许可人对专利评估机构的认定存在疑虑，可以通过提出异议的方式得到救济，这样就可以较好地平衡各方面当事人的利益，实现公平公正。只要能够通过提出异议途径解决。也就不必再提请法院裁量，同时也能节省司法资源。因此，第三方专利评估机构独立承担必要专利的认定工作是避免不公正的有效途径。 　　 　　 　　 　　[责任编辑：舒生]